BVerfG zum UPC – Zustimmungsgesetz nichtig

Das BVerfG hat Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 des Zustimmungsgesetztes zum UPC-Übereinkommen für nichtig erklärt. Der Beschluss vom 13.3.2020 ist auf der Website des BVerfG zugänglich.

Die Verfassungsbeschwerde war allerdings nur insoweit zulässig und begründet, als der Beschwerdeführer gerügte hat, er seid im Hinblick auf das qualifizierte Mehrheitserfordernis in seinen Grundrechten verletzt (Rz. 91-102 und Rz. 117-166). Der Bundestag könnte dies wohl durch eine erneute Abstimmung mit ordnungsgemäßer Besetzung ausräumen. Im Hinblick auf die Problematik, ob das Vereinigte Königreich (das das Übereinkommen bereits ratifiziert und die Ratifizierungsurkunde hinterlegt hat, nach Erklärung seiner Regierung aber kein Interesse an einer Teilnahme am UPC nach dem Brexit mehr hat) aus dem Übereinkommen wieder austreten kann, ist es auch möglich, dass zunächst ein UPC-Übereinkommen 2.0 verhandelt wird (einschließlich der Klärung, was mit dem für London vorgesehenen Teil der Zentralkammer geschehen soll).

Unmittelbare Patentverletzung bei Fehlen einer Allerweltszutat

Das OLG Düsseldorf hat in seinem Urteil vom 19.7.2018 – 15 U 43/15 seine Rechtsprechung fortgeführt, dass eine unmittelbare Patentverletzung auch dann vorliegen kann, wenn der Verletzungsbeklagte selbst eines der Anspruchsmerkmale nicht realisiert, es sich dabei aber um eine Allerweltszutat handelt, die seine Abnehmer selbstverständlich einsetzen. Im entschiedenen Fall war der Anspruch auf einen beheizbaren Boden für Viehställe gerichtet. Der anspruchsgemäße Boden ist aus Plattenkörpern zusammengesetzt, „deren Hohlräume mit einem Wärmeträgerfluid, insbesondere mit Wasser, befüllt sind“. Das OLG Düsseldorf sah das Wärmeträgerfluid als Allerweltszutat an, über die der Abnehmer selbstverständlich verfügt und mit der dieser zwingend die patentgemäße Gesamtvorrichtung herstellt. Diese letzte Handlung des Abnehmers wurde der Verletzungsbeklagten zugerechnet.

BGH Trommeleinheit – Erschöpfung

In der Entscheidung BGH, Urteil vom 24. Oktober 2017 – Trommeleinheit setzt sich der Patentsenat des Bundesgerichtshofs erneut mit der Frage der Erschöpfung im Patentrecht – insbesondere mit der Abgrenzung zwischen einer (nicht erlaubten) Neuherstellung und einer (erlaubten) Instandhaltungsmaßnahme des mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebrachten patentgeschützten Erzeugnisses – auseinander.

Dabei ergänzt der Bundesgerichtshof seine bisherige Rechtsprechung für eine bestimmte Fallgruppe.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Patent hinsichtlich solcher Exemplare des geschützten Erzeugnisses erschöpft, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind (BGH Trommeleinheit, Rn. 35 m.w.N.). Maßgeblicher Anknüpfungspunkt für die Beurteilung der Erschöpfung ist das durch die Patentansprüche geschützte Erzeugnis. Dies gilt selbst dann, wenn das durch die Patentansprüche geschützte Erzeugnis nur als Bestandteil eines noch größeren Gegenstands vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wird (BGH Trommeleinheit, Leitsatz a und Rn. 41-44).

Zur Abgrenzung zwischen einem bestimmungsgemäßen Gebrauch und einer unerlaubten Neuherstellung des geschützten Erzeugnisses kommt es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs maßgeblich auf die Verkehrsauffassung sowie – unter Umständen – darauf an, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln (so bereits BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 – Palettenbehälter II, Leitsätze a und b). Liegt nach der Verkehrsauffassung eine Neuherstellung vor, kann eine Patentverletzung regelmäßig nicht allein mit dem Argument verneint werden, dass das ausgetauschte Teil nicht die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegelt (BGH Trommeleinheit, Rn. 54; BGH Palettenbehälter II, Leitsatz b).

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kam es auf die Frage, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln, daher regelmäßig nur dann an, wenn nach der Verkehrsauffassung mit dem Austausch des in Rede stehenden Teils während der Lebensdauer des geschützten Erzeugnisses üblicherweise zu rechnen ist (BGH Trommeleinheit, Rn. 54; BGH Palettenbehälter II, Leitsatz c).

Diese Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung BGH Trommeleinheit dahingehend ergänzt und fortgeführt, dass eine Ausnahme vom Vorrang der Orientierung an der Verkehrsauffassung grundsätzlich geboten ist, wenn eine tatsächliche Verkehrsauffassung nicht festgestellt werden kann. Dies kann (wie im entschiedenen Fall) insbesondere dann der Fall sein, wenn ein Patentanspruch ein aus mehreren Teilen bestehendes Erzeugnis schützt, der Berechtigte jedoch nur Gegenstände in Verkehr bringt, die nochmals weitere Bestandteile umfassen (BGH Trommeleinheit, Rn. 55). In diesem speziellen Fall ist für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neuherstellung allein darauf abzustellen, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln (BGH Trommeleinheit, Leitsatz b und Rn. 61-62).

BPatG „Innensohle“ – Kosten im Design-Nichtigkeitsverfahren

Der Design-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts hat mittlerweile eine weitere Leitsatzentscheidung (Beschluss vom 18. Mai 2017 – 30 W (pat) 811/16) zum im Jahr 2014 neu eingeführten patentamtlichen Design-Nichtigkeitsverfahren erlassen. Der erkennende Senat hat entschieden, dass kein sofortiges Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO vorliegt, wenn der Designinhaber auf einen Nichtigkeitsantrag innerhalb der Widerspruchsfrist des § 34a Abs. 2 Satz 1 DesignG keine Erklärung abgibt. Folglich muss ein Designinhaber, der sein Design im Nichtigkeitsverfahren nicht verteidigen möchte, zur Vermeidung einer negativen Kostenfolge innerhalb der Widerspruchsfrist aktiv eine Erklärung abgeben (z.B. Verzicht auf das eingetragene Design unter gleichzeitiger Freistellung der Antragstellerin von Ansprüchen aus dem eingetragenen Design). Auch der Beschluss vom 18. Mai 2017 – 30 W (pat) 811/16 verdeutlicht, ähnlich wie bereits der Beschluss vom 8. September 2016 – 30 W (pat) 801/16, wie wichtig es für einen Designinhaber ist, innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist des § 34a Abs. 2 Satz 1 DesignG eine (fundierte und belastbare) Entscheidung über die Verfahrensstrategie im Nichtigkeitsverfahren zu treffen.

BPatG: Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts (Fortsetzung)

Der 35. Senat des Bundespatentgerichts hat im Beschluss vom 17. Mai 2017 – 35 W (pat) 1/14 entschieden, dass im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten (d.h. der Mehrkosten, die durch die Vertretung durch sowohl einen Rechtsanwalt als auch einen Patentanwalt entstehen) die Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren maßgebend sind.

Die gegenteilige Auffassung desselben Senats im Beschluss vom 13. Oktober 2016 – 35 W (pat) 16/12 (siehe auch früher in diesem Blog) wird – nach wenigen Monaten – ausdrücklich aufgegeben.

Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sind nach der neuen Senatsrechtsprechung nunmehr die Doppelvertretungskosten regelmäßig jedenfalls dann erstattungsfähig, wenn ein paralleles Verletzungsverfahren aus dem Gebrauchsmuster zwischen denselben Parteien anhängig ist.

Gebühren für die Teilanmeldung

Dass die anspruchsabhängige Anmeldegebühr bei der Teilung deutscher Patentanmeldungen zu einem gebührenrechtlichen Fallstrick führen kann, wurde bereits früher in diesem Blog diskutiert. Anders als nach der Systematik der EPA-Gebührenordnung ist bei deutschen Patentanmeldungen die „Anspruchsgebühr“ nach dem PatKostG ein von der Anspruchsanzahl abhängiger Teil der Anmeldegebühr. Da für die Teilanmeldung die für die Stammanmeldung angefallenen Kosten zu entrichten sind (§ 39 Abs. 2 PatG), fällt der bereits für die Stammanmeldung angefallene anspruchsabhängige Teil der Anmeldegebühr für die Teilanmeldung selbst dann an, wenn die Teilanmeldung weniger Ansprüche als die Stammanmeldung hat.

Das Bundespatentgericht hat nunmehr in zwei Entscheidungen (BPatG, Beschluss vom 14. November 2016 – 7 W (pat) 30/15 – Gebühren für die Teilanmeldung I und BPatG, Beschluss vom 12. April 2017 – 7 W (pat) 28/15 – Gebühren für die Teilanmeldung II) zwei praxisrelevante Aspekte adressiert:

1. BPatG, Beschluss vom 14. November 2016 – 7 W (pat) 30/15 – Gebühren für die Teilanmeldung I: Hatte die Stammanmeldung mehr als zehn Ansprüche, fällt die für die Stammanmeldung angefallene anspruchsabhängige Anmeldegebühr auch in der Teilanmeldung an, selbst wenn diese weniger Ansprüche als die Stammanmeldung hat.

2. BPatG, Beschluss vom 12. April 2017 – 7 W (pat) 28/15 – Gebühren für die Teilanmeldung II: Hat die Teilanmeldung mehr Ansprüche als die Stammanmeldung und wird nur die für die Stammanmeldung angefallene niedrigere Anmeldegebühr entrichtet (deren Höhe je nach Anzahl der Ansprüche der Stammanmeldung von der Anzahl der Ansprüche der Stammanmeldung abhängig sein kann), führt dies nicht zur Unwirksamkeit der Teilung, sondern nur dazu, dass die Teilanmeldung (zunächst) mit den ursprünglichen Ansprüchen der Stammanmeldung geprüft wird.

Im zweiten Fall kann der Anmelder den mit der Teilanmeldung eingereichten Anspruchssatz nach Stellung des Prüfungsantrags erneut einreichen, wobei der für die höhere Anspruchsanzahl erforderliche Differenzbetrag der Anmeldegebühr zu entrichten ist, damit die Änderung des Antrags Wirksamkeit entfaltet (§ 3 Abs. 1 Ziff. 5 PatKostG).

BPatG: Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts

Der 35. Senat des Bundespatentgerichts hat im Beschluss vom 13. Oktober 2016 – 35 W (pat) 16/12 entschieden, dass die Kosten des im Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens neben dem Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalts regelmäßig selbst dann nicht erstattungsfähig sind, wenn ein Verletzungsstreit gegen den Löschungsantragsteller anhängig ist. Damit hat der 35. Senat die im Senatsbeschluss vom 27. November 2014 – 35 W (pat) 5/12 (nur kurzzeitig) vertretene Auffassung zur Erstattungsfähigkeit der Kosten des im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts wieder aufgegeben. Der 35. Senat des Bundespatentgerichts setzt sich in seiner neuen Entscheidung detailliert mit der Entscheidung BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 – X ZB 11/12 auseinander, nach der im Patentnichtigkeitsverfahren die Kosten des neben dem Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalts – anders als nunmehr (wieder) im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren – regelmäßig erstattungsfähig sind, wenn ein Verletzungsstreit zwischen den Parteien des Nichtigkeitsverfahrens anhängig ist.

Nachtrag: Diese Senatsrechtsprechung wurde im Beschluss vom 17. Mai 2017 – 35 W (pat) 1/14 (vgl. hier in diesem Blog) ausdrücklich aufgegeben.

BGH zu Arbeitnehmererfindungen

In der Entscheidung BGH, Urteil v. 14. Februar 2017, X ZR 64/15 – Lichtschutzfolie (deren Leitsätze bereits hier in diesem Blog berichtet wurden), befasst sich der X. Senat des Bundesgerichtshofs erneut mit dem Beginn der Frist für die Inanspruchnahme einer Diensterfindung nach § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNEG a.F. Dabei werden die Grundsätze der
Haftetikett-Entscheidung fortgeführt: Die Einreichung einer Patentanmeldung durch den Arbeitgeber löst nach der bis zum 30. September 2009 geltenden Rechtslage selbst dann die Frist zur schriftlichen Inanspruchnahme der Diensterfindung nach § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNEG a.F. aus, wenn der Arbeitnehmererfinder nach Einreichung der Patentanmeldung eine formgerechte Erfindungsmeldung nach § 5 ArbNEG a.F. nachreicht.

Es sei daran erinnert, dass im Gegensatz zur seit dem 1. Oktober 2009 geltenden Fassung des § 6 ArbNEG die bis zum 30. September 2009 geltende Fassung keine Fiktion der Inanspruchnahme vorsah, also ein aktives Handeln des Arbeitgebers zur wirksamen Überleitung der Rechte aus der Diensterfindung erforderlich war. § 6 ArbNEG a.F. bleibt auf Diensterfindungen anwendbar, die bis zum 30. September 2009 gemeldet wurden.

Die Lichtschutzfolie-Entscheidung zeigt, dass die Formvorschriften für die Inanspruchnahme von Diensterfindungen, die vor dem 30. September 2009 gemeldet oder ohne ordnungsgemäße Meldung durch den Arbeitgeber zum Patent angemeldet wurden, die Gerichte wohl noch viele Jahre beschäftigen werden. Auch wenn die Haftetikett-Entscheidung immer wieder kritisiert wurde, da sie das Schriftformerfordernis des § 5 ArbNEG a.F. einseitig zu Gunsten des Arbeitnehmererfinders unterläuft, wenn durch die Einreichung der Patentanmeldung dokumentiert ist, dass dem Arbeitgeber alle relevanten Informationen über die Diensterfindung vorlagen, hat beispielsweise der derzeitige Vorsitzende des X. Senats in Vorträgen mehrfach betont, dass die Inanspruchnahme der Diensterfindung auch nach den Grundsätzen der Haftetikett-Entscheidung für den Arbeitgeber gut handhabbar sei, da der Fristlauf für die Inanspruchnahme erst mit der Einreichung der Patentanmeldung ausgelöst wird. Wie die Lichtschutzfolie-Entscheidung eindrucksvoll zeigt, stellte die fristgerechte Inanspruchnahme von Diensterfindungen nach § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNEG a.F. für viele – nicht nur mittelständische – Unternehmen dennoch eine signifikante Herausforderung dar.

Design-Nichtigkeitsverfahren

Der Design-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts hat mittlerweile eine erste Leitsatzentscheidung (Beschluss v. 08.09.2016, 30 W (pat) 801/16) zum im Jahr 2014 neu eingeführten patentamtlichen Design-Nichtigkeitsverfahren erlassen. Der erkennende Senat hat entschieden, dass die Nichtigkeit des Designs durch förmlichen Beschluss festzustellen oder zu erklären ist, wenn dem Design-Nichtigkeitsantrag nicht oder nicht rechtzeitig widersprochen wird. In einem solchen Fall erfolgt keine sachliche Prüfung des Nichtigkeitsantrags auf der Basis des Vorbringens des Antragstellers. Ein erstmaliger Sachvortrag des Antragsgegners zum Vorliegen der Schutzvoraussetzungen des Designs in der Beschwerdeinstanz ist unbehelflich, wenn der rechtzeitige Widerspruch gegen den Design-Nichtigkeitsantrag im patenamtlichen Verfahren versäumt wurde.

Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem BPatG

Die Entscheidung BGH, Beschluss vom 08. November 2016, X ZB 1/16 – Ventileinrichtung, deren Leitsätze in diesem Blog bereits zitiert wurden, dürfte die bedeutendste Entscheidung zum Einspruchsverfahrensrecht seit vielen Jahren sein, da sie den Rahmen der Prüfungsbefugnisse des Bundespatentgerichts im Beschwerdeverfahren absteckt. Dabei ergeben sich wesentliche Unterschiede zum Verfahrensrecht vor dem Europäischen Patentamt.

Nach der Ventileinrichtung-Entscheidung darf der Einsprechende im Einspruchsbeschwerdeverfahren, das ein deutsches (nationales) Patent zum Gegenstand hat, auch neue Widerrufsgründe geltend machen, die nicht zum Gegenstand der angefochtenen Entscheidung gehören, wenn das Patent von der Patentabteilung aufrechterhalten wurde (Leitsatz b). Das Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist insoweit nicht auf die Überprüfung der patentamtlichen Entscheidung beschränkt. Im Gegensatz dazu ist der Einsprechende als Beschwerdeführer im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt regelmäßig daran gehindert, neue Einspruchsgründe erstmalig im Beschwerdeverfahren einzuführen (G 10/91, Leitsatz 3); eine (in der Praxis wenig relevante) Ausnahme gilt nur, wenn der Patentinhaber mit der Prüfung der neu eingeführten Einspruchsgründe einverstanden ist.