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Dr. Florian Meier

Dr. Florian Meier

Dr. Florian Meier ist als deutscher und europäischer Patentanwalt zugelassen und in einer Kanzlei mittlerer Größe in München tätig. Sein Physikstudium, das er an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der University of Oxford absolvierte, schloss er mit einer Diplomarbeit zur Theorie der Suprafluide ab. Gegenstand seiner Promotion an der Universität Basel waren theoretische Aspekte der Quanteninformationsverarbeitung und Spinphysik. Für seine theoretischen Untersuchungen zum Magnetisierungstransport in isolierenden Spinsystemen erhielt er 2004 den Preis der Rubrik "Allgemeine Physik" der Schweizerischen Physikalischen Gesellschaft. Bevor er seine Ausbildung im gewerblichen Rechtsschutz begann, war Florian Meier noch als Postdoch am California NanoScience Institute und der University of California in Santa Barbara tätig, wo er sich v.a. mit magneto-optischen Phänomenen in Halbleiter-Nanostrukturen beschäftigte.

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Dr. Martin Meggle-Freund

Dr. Martin Meggle-Freund

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Dr. Martin Meggle-Freund, Partner von MFG Patentanwälte PartG, ist Deutscher Patentanwalt und Europäischer Patent-, Marken- und Designanwalt. In seiner patentanwaltlichen Tätigkeit kann er auf intensive Erfahrung mit nationalen, europäischen und internationalen Patenanmeldungen, Einspruchs-, Nichtigkeits- und Patentverletzungsverfahren bauen. Dr. Meggle-Freund hat an der TU-München Physik studiert und in der theoretischen Elementarteilchenphysik promoviert. Er betreibt neben ipweblog.de zudem die Internbetprojekte ipwiki.de und ipreport.de. Seine Erfahrung gibt Dr. Meggle-Freund als CEIPI-Tutor im Rahmen des Trainingskurses für die Europäische Eignungsprüfung an angehende Patentanwälte weiter. Zudem ist Dr. Meggle-Freund Mitglied der Vereinigung EuPEX mit Ziel der Weiterbildung im gewerblichen Rechtsschutz.

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Dr. Frank Meyer-Wildhagen

Dr. Frank Meyer-Wildhagen

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Dr. Frank Meyer-Wildhagen, LL.M. ist promovierter Physiker, seit 2008 Patentanwalt, European Patent Attorney sowie European Trademark und Design Attorney und hat den Master of Laws (LL.M.). Seit 2011 ist er Partner der Patentanwaltskanzlei MFG Patentanwälte PartG. Er hat an der LMU München Physik mit Nebenfach Informatik und den Wahlfächern Laserphysik und Physik der Teilchendetektoren studiert. Das Studium beendete er an der LMU München mit einer Promotion in experimenteller Teilchenphysik. Eingebunden in einem internationalen Projekt sammelte er, u.a. auch am CERN (Wiege des WWW), Erfahrungen im Detektorbau und in der Entwicklung von Analysesoftware für Hochstatistikdaten. Ergebnisse der Forschungsarbeit sind Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen und Vorträge, deren Autor Dr. Frank Meyer-Wildhagen ist. Weiterhin war er viele Jahre in der Lehre an der LMU München tätig. Zurückkehrend zu den Familienwurzeln - sein Großvater war Richter am Bundespatentgericht - wechselte er dann in die Patentwelt. Seine technischen Hauptgebiete sind angewandte Physik, Optik, Informations- und Kommunikationstechnik, elektronische Steuersysteme, Halbleiterbauelemente, Mechanik, Biomassefeuerungen, Massenspektrometer. Dr. Frank Meyer-Wildhagen ist Mitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.M. i

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Wiedereinsetzung am EPA – Jahresgebühren

In den vergangenen Jahren haben die EPA-Beschwerdekammern in mehreren Wiedereinsetzungsfällen eine Kasuistik entwickelt, nach der das nach Art. 122 EPÜ zu erfüllende Kriterium der „nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt“ erfordert, dass der bestellte Vertreter den Anmelder nicht nur einmal, sondern mehrfach an die Frist zur Zahlung einer Jahresgebühr erinnert (J 4/07, Ziffer 4.1, J 12/10, Ziffer 3). Die Verpflichtung zur Erinnerung des Anmelders trifft den Vertreter – insoweit abweichend von der BPatG-Rechtsprechung (beispielsweise nach den Beschlüssen in den Verfahren 10 W (pat) 37/03, 10 W (pat) 36/04, 10 W (pat) 47/05) – selbst dann, wenn nicht der im Patentregister eingetragene Vertreter, sondern ein Dritter vom Anmelder mit der Zahlung der Jahresgebühren beauftragt wurde (J 12/10, Ziffer 3). In der Entscheidung T 942/12 vom 17.11.2015 hat die Beschwerdekammer nunmehr entschieden, dass den Vertreter dann keine Verpflichtung trifft, den Anmelder an die Frist zur Zahlung einer Jahresgebühr zu erinnern, wenn der Anmelder dem Vertreter ausdrücklich mitgeteilt hatte, dass der Vertreter die Fristen nicht überwachen und auch keine Erinnerungen an den Anmelder senden müsse (T 942/12, Ziffer 3.4). Für den patentanwaltlichen Anmeldervertreter empfiehlt es sich, ausdrücklich mit dem Anmelder abzuklären, ob dann, wenn die Jahresgebührenzahlung vom Anmelder selbst oder von Dritten vorgenommen wird, der im Register eingetragene Vertreter dennoch die Zahlungsfristen überwachen und den Anmelder an offene Jahresgebührenfristen erinnern soll, und die entsprechende Korrespondenz dauerhaft zu dokumentieren.

Änderungen im EPA PACE-Verfahren

Zum 1. Januar 2016 sind Änderungen im PACE-Verfahren am EPA in Kraft getreten. Insbesondere führt ein Fristgesuch im Prüfungsverfahren nunmehr zum Verlust des PACE-Status (Ziffer 4 der Mitteilung des EPA über das PACE-Programm), wobei anschließend kein weiterer PACE-Antrag gestellt werden kann, um die Prüfung erneut nach dem PACE-Programm zu beschleunigen (Ziffer 2 der Mitteilung des EPA über das PACE-Programm). Die Regelung, dass eine Anmeldung nach einem Fristgesuch aus dem PACE-Programm entfernt wird, gilt auch für solche Anmeldungen, für die bereits vor dem 1. Januar 2016 ein PACE-Antrag gestellt wurde (Ziffer 17 der Mitteilung des EPA über das PACE-Programm).

EPA-Seminar „Boards of Appeal”

Am 26. und 27.11.2015 fand in München das EPA-Beschwerdekammerseminar statt. Die Vorträge werden online zur Verfügung gestellt werden. Unter den zahlreichen vorgestellten Entscheidungen mögen – neben den ausführlich dargestellten Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer zur Klarheit im Einspruchsverfahren (G 3/14) und zu den Grenzen des Patentierungsausschlusses des Art. 53(b) EPÜ (G 2/13 und G 2/12) – die folgenden Aspekte für Praktiker von besonderem Interesse sein: In T 899/13 wurde betont, dass der Patentinhaber oder Anmelder als Beschwerdeführer sämtliche Beanstandungen, die nach der angegriffenen Entscheidung der Patenterteilung oder Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, durch Ausführungen in der Beschwerdebegründung oder Änderungen der Anmeldung adressieren muss. Tut er dies nicht, führt dies zur Unzulässigkeit der Beschwerde, die nach Ablauf der Beschwerdebegründungsfrist nicht mehr heilbar ist. Im entschiedenen Fall enthielt die Beschwerdebegründung keine Ausführungen zu Klarheitsbeanstandungen gegen abhängige oder nebengeordnete Ansprüche, was zur Unzulässigkeit der Beschwerde führte. Hingegen muss der Einsprechende als Beschwerdeführer nur einen der Gründe, die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, in seiner Beschwerdebegründung adressieren, damit die Beschwerde zulässig ist (T 682/11). In T 2532/11 wurde die Beschwerde als unzulässig verworfen, weil der Patentinhaber neue Anträge stellte und Ausführungen zu deren Zulässigkeit einreichte, ohne den im erstinstanzlichen Verfahren gestellten (Haupt-)Antrag aufrechtzuerhalten. Diese Entscheidung wurde bislang anscheinend nicht von weiteren Entscheidungen aufgegriffen. In einem rechtsvergleichenden Vortrag wurde von Prof. Ann der Status der Beschwerdeinstanzen der IP5-Ämter dargestellt, insbesondere auch im Hinblick auf die Unabhängigkeit der Richter/Beschwerdekammermitglieder. So scheint beispielsweise die Ernennung eines Administrative Patent Judge, der PTAB-Mitglied im USPTO ist, nicht auf Lebenszeit zu erfolgen, was nach Darstellung des Vortragenden kritische Fragen zur Unabhängigkeit der PTAB-Mitglieder im USPTO aufwerfen könnte. Natürlich besteht im US-Verfahren noch die Möglichkeit, Rechtsmittel zum CAFC einzulegen, so dass die Überprüfung durch eine unabhängige gerichtliche Instanz sichergestellt ist. Dass auch die Mitglieder der EPA-Beschwerdekammern nur auf einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt werden und eine Wiederernennung erforderlich ist (Art. 11(3) EPÜ), wurde bei der EPA-Konferenz nicht thematisiert. Wollte man schon in Frage stellen, ob der Status der PTAB-Mitglieder im USPTO eine wirkliche Unabhängigkeit sicherstellt, könnte man nach meiner Auffassung ähnliche Probleme ebenso im Hinblick auf die zeitlich beschränkte Ernennung der EPA-Beschwerdekammermitglieder sehen. Für das EPA käme erschwerend hinzu, dass – anders als im USPTO-Verfahren – keine Überprüfung durch eine Instanz außerhalb des Amtes vorgesehen ist. Mehrere der beim EPA-Beschwerdekammerseminar vortragenden Beschwerdekammermitglieder, einschließlich des Vizepräsidenten DG3, betonten, dass im Nachgang zu der Entscheidung R 19/12 (Ablehnung des Vizepräsidenten DG3 als Vorsitzender wegen Besorgnis der Befangenheit aufgrund seiner Doppelfunktion) zwischenzeitlich in mehreren weiteren Entscheidungen (R 8/13, R 2/14) den Anträgen auf Ablehnung des Vorsitzenden wegen Besorgnis der Befangenheit nicht stattgegeben worden war. Ein ebenso unterhaltsamer wie praxisnaher Vortrag zum Aufgabe-Lösungs-Ansatz (G. Ashley, „Problem-solution approach to inventive step and challenging cases“), insbesondere im Hinblick auf die Wahl des nächstliegenden Stands der Technik, hat mir persönlich besonders gut gefallen und ist es wert, in seiner Online-Aufzeichnung angehört zu werden.

Seitengebühren-Abzocke am Europäischen Patentamt

Hintergrund: Mit der Änderung der Gebührenstruktur für Anmeldegebühren, die zum 1.4.2009 in Kraft getreten ist, hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die seitenzahlabhängige Zusatzgebühr als Teil der Anmeldegebühr eingeführt (CA/D 5/08). Durch diese wurde die seitenzahlabhängige Erhöhung der Erteilungsgebühr ersetzt. Nach Angabe des EPA sollten durch diese Maßnahmen Mehrkosten, die durch eine angeblich zunehmende Komplexität der Bearbeitung entstehen, auf den Anmelder umgelegt werden (vgl. Abl. EPA 2009, 118). Der tiefere Grund für die Verschiebung der seitenzahlabhängigen Gebührenerhöhung von der Erteilungsgebühr in die Anmeldegebühr dürfte schlicht darin gelegen haben, dass mit der seit 2009 geltenden Gebührenstruktur diese Zusatzgebühr auch für zurückgewiesene oder fallengelassene Anmeldungen vereinnahmt werden kann. Sachverhalt: Die Eingangsstelle des EPA vertritt die Auffassung, die – bereits fällige und wirksam entrichtete – Zusatzgebühr zur Anmeldegebühr würde sich nachträglich erhöhen, wenn eine Aufforderung zur Mängelbeseitigung (Regel 58 EPÜ) aus einem der folgenden Gründe ergeht: – zu kleine Seitenränder, – zu kleine Schriftgröße in der Beschreibung und den Ansprüchen oder – zu kleine Schriftgröße in den Figuren. Die Eingangsstelle des EPA fordert den Anmelder zusammen mit der Mitteilung nach Regel 58 EPÜ auf, die Zusatzgebühr für bei Mängelbehebung eingereichte Zusatzseiten, die die Seitenanzahl von 35 Seiten der Anmeldung überschreiten, nachzuentrichten. Nach Auffassung der Eingangsstelle tritt eine Rücknahmefiktion bei Nichtentrichtung ein. Weiterbehandlung ist möglich. Würdigung: Die Praxis der Eingangsstelle ist jedenfalls fragwürdig (laut Visser: ohne Basis im EPÜ). Wird die fällige Anmeldegebühr mit etwaigen seitenzahlabhängigen Zusatzgebühren fristgerecht entrichtet, könnte die Zusatzgebühr dann, und nur dann, erneut in anderer Höhe fällig werden, wenn das EPÜ dies ausdrücklich anordnet. Dies ist beispielsweise der Fall bei – der Nachreichung eines Anspruchssatzes (Regel 38 Abs. 3 Alt. 2 EPÜ) oder – der Einreichung einer Anmeldung durch Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung (Regel 38 Abs. 3 Alt. 3 EPÜ), nicht jedoch bei einer Mängelbehebung auf eine Mitteilung nach Regel 58 EPÜ hin. Auch die Systematik des EPÜ bei den Anspruchsgebühren zeigt, dass eine fällige, wirksam entrichtete Gebühr nach dem EPÜ nicht bei einer Änderung der Anmeldung automatisch erneut fällig wird, sondern es dazu einer gesetzlichen Anordnung (bei der Anspruchsgebühr: Regel 71(4) EPÜ) bedarf. Es ist verständlich, dass es das EPA als misslich empfinden mag, dass durch eine Wahl kleiner Schriftgrößen und/oder Seitenränder die Zusatzgebühr als Teil der Anmeldegebühr verringert werden kann. Eine – gesetzlich nicht vorgesehene – nachträgliche Änderung der Zusatzgebühr zu postulieren, kann nicht der richtige Weg sein. Es bleibt zu hoffen, dass bald ein Anmelder den Weg zur Beschwerdekammer beschreitet, um eine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Verhaltens der Eingangsstelle herbeizuführen.

EPA: Erneute Änderung der Praxis beim elektronischen Druckexemplar?

Das EPA hatte erst zum 1.1.2014 seine Praxis im Hinblick auf handschriftliche Änderungen dahingehend geändert, dass in strikter Anwendung von Regel 50 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 49 (8) EPÜ handschriftliche Änderungen in Schriftstücken, die die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung ersetzen, nicht mehr akzeptiert werden (Abl. EPA 2013, 603 ). Die Beschwerdekammern wenden diese Praxis weithin nicht an. Für Anmeldervertreter und vermutlich auch die Prüferschaft des EPA bedeutet diese Praxis einen erheblichen Mehraufwand. Aus persönlicher Praxis kann ich auch anfügen, dass das elektronische System des EPA zur Erstellung des elektronischen Druckexemplars schlicht nicht zuverlässig arbeitet. Bei einer R. 71(3) – Mitteilung, die ich vor einigen Tagen in der Hand hatte, hatte das EDREX-System des EPA auf zahlreichen von der Prüfungsabteilung bearbeiteten Seiten die erste Zeile abgeschnitten, so dass Korrekturen nach R. 139 EPÜ beantragt werden mussten. Nach Gerüchten scheint die Amtsleitung des EPA nun zu überdenken, handschriftliche Änderungen wieder zuzulassen und somit zur alten Praxis zurückzukehren. Dies wäre erfreulich. Doch mag man sich nicht vorstellen, welche Geldsummen aus den von Anmeldern entrichteten, beim EPA sowieso sehr hohen Gebühren zur Entwicklung eines nicht zuverlässig funktionierenden Systems zur Erstellung des elektronischen Druckexemplars nutzlos aufgewendet wurden.

EPA: Neue Möglichkeiten zur Teil-Rückerstattung der Beschwerdegebühr

Zum 1.4.2014 sind neben einer spürbaren Erhöhung der Beschwerdegebühr im Verfahren vor dem europäischen Patentamt auch weitere wesentliche Änderungen zum Gebührenrecht im Beschwerdeverfahren in Kraft getreten. Mit dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2013 zur Änderung der Regel 103 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/D 16/13) wurden neue Möglichkeiten zur teilweisen Rückerstattung der Beschwerdegebühr eingeführt. Ziel dürfte gewesen sein, Anreize zur Beschwerderücknahme zu setzen, um unnötigen Arbeitsanfall bei den Beschwerdekammern und somit schlussendliche die hohe Anzahl anhängiger Verfahren bei den Beschwerdekammern zu reduzieren. Nach der neuen Regel 103 (2) EPÜ werden 50 % der Beschwerdegebühr zurückerstattet, falls die Beschwerderücknahme in folgenden Zeiträumen erfolgt: a) falls ein Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumt wurde, mindestens vier Wochen vor diesem Termin, b) falls kein Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumt wurde und die Beschwerdekammer den Beschwerdeführer in einem Bescheid zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert hat, vor Ablauf der von der Beschwerdekammer für die Stellungnahme gesetzten Frist, c) in allen anderen Fällen vor Erlass der Entscheidung. Etwas kontraproduktiv dürfte die Zusammenschau von R. 103 (2) b) und a) EPÜ sein: Falls der Beschwerdeführer bereits auf eine Aufforderung zur Einreichung einer Stellungnahme erwidert hat und noch keine Verhandlung beantragt hat, kann er die Anberaumung einer Verhandlung beantragen und dann wenigstens vier Wochen vor dem Termin der Verhandlung die Beschwerderücknahme erklären, um dann wohl noch eine Teilerstattung der Beschwerdegebühr nach R. 103(2) a) EPÜ zu erhalten. Interessant ist auch, dass nach der Übergangsvorschrift des Art. 2(2) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2013 zur Änderung der Regel 103 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/D 16/13) die neue Regel 103 EPÜ auch für Beschwerden gilt, die am 1.4.2014 bereits anhängig waren. Die Teil-Rückerstattung der Beschwerdegebühr dürfte auch für zahlreiche Beschwerdeführer von Altfällen interessant sein, bei denen – beispielsweise wegen der langen Anhängigkeit im Beschwerdeverfahren – kein Interesse an der Weiterverfolgung der Anmeldung oder Einspruchs in der Beschwerdeinstanz mehr besteht.

Teilanmeldungen beim EPA – Möglichkeiten zur Gebühreneinsparung

Die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung kann sich schon aufgrund der Amtsgebühren als kostspielige Angelegenheit erweisen. Noch ärgerlicher ist dies, wenn vor Einreichung der Teilanmeldung auch noch Kosten für die Stammanmeldung aufgewandt werden müssen, damit überhaupt eine vor dem EPA anhängige Anmeldung vorliegt, aus der geteilt werden kann. Ein typisches Szenario für einen solchen Fall ist eine PCT-Anmeldung, bei der das EPA internationale Recherchenbehörde war, aber (wegen unterbliebener Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren im internationalen Verfahren) der internationale Recherchenbericht nur für einen Teil der Ansprüche erstellt wurde. Häufig wird der Anmelder Interesse haben, (nur) die in der internationalen Phase der PCT-Anmeldung nicht recherchierten Ansprüche weiterzuverfolgen. Dazu ist die Einreichung einer Teilanmeldung erforderlich (G 2/92). Nach der Beschwerdekammerentscheidung J 18/09 kann eine Teilanmeldung zu einer PCT-Anmeldung erst dann eingereicht werden, wenn die PCT-Anmeldung wirksam in die regionale europäische Phase eingetreten ist. Wartet der Anmelder bis kurz vor Ablauf der 31-Monats-Frist zu, müssen insbesondere regelmäßig die Prüfungsgebühr und die Benennungsgebühr (und, falls keine Priorität beansprucht wurde, die Jahresgebühr für das dritte Jahr) gezahlt werden. Nur dann existiert überhaupt eine anhängige europäische Anmeldung, die die Möglichkeit zur Teilung eröffnet. Dies gilt auch dann, wenn die Stammanmeldung gar nicht weiterverfolgt werden soll. Da mit der Einleitung der europäischen Phase die Anmeldung unmittelbar in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergeht, kann die Prüfungsgebühr auch allenfalls teilweise nach Art. 11 b) GebO zurückerstattet werden. In der Mitteilung des EPA vom 21.2.2013 über den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung stellt das EPA die Amtspraxis zur vorzeitigen Bearbeitung einer europäischen Phase aus einer PCT-Anmeldung dar. Danach müssen für die wirksame Aufhebung des Bearbeitungsverbots neben der Stellung des entsprechenden Antrags nach Art. 23(2) oder Art. 40(2) PCT nur diejenigen der in Regel 159 (1) EPÜ genannten Erfordernisse erfüllt werden, für die bei Einleitung der europäischen Phase oder bei Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung (je nachdem, was später erfolgt) die entsprechende Frist bereits abgelaufen ist. Um die Kosten für die Einreichung einer Teilanmeldung zu reduzieren, wenn an der Weiterverfolgung der Stammanmeldung sowieso kein Interesse besteht, muss der Anmelder folglich vor Ablauf von sechs Monaten ab Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts und vor Fälligkeit der Jahresgebühr für das dritte Jahr (also frühestens 24 Monate nach dem Prioritätstag) die europäische Phase einleiten und einen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung nach Art. 23(2) oder Art. 40(2) PCT stellen. Dies führt zur Anhängigkeit einer europäischen Patentanmeldung, die geteilt werden kann, ohne dass für die Stammanmeldung die Prüfungsgebühr, die Benennungsgebühr und die Jahresgebühr für das dritte Jahr entrichtet werden muss. Bei Weiterverfolgung der Stammanmeldung müssen die Gebühren natürlich später entrichtet werden, nicht aber, wenn die Stammanmeldung nach Einreichung der Teilanmeldung sowieso nicht weiterverfolgt werden soll. Durch die Einleitung der Phase vor dem Ablauf von 24 Monaten nach dem Prioritätstag kann der Anmelder in einem Fall, wie er der Entscheidung J 18/09 zugrunde lag, somit Amtsgebühren von derzeit insgesamt EUR 2565 (mit einer erwarteten Steigerung um ca. 5% im Jahr 2014) sparen. Der Preis, der dafür zu zahlen ist, ist eine gegenüber der Frist der Regel 159(1) EPÜ um maximal sieben Monate vorgezogene Entscheidung über die Einleitung der europäischen Phase.

Teilanmeldungen beim EPA – immer noch Unsicherheit mit R. 36(1) EPÜ

Die Diskussion um den Zeitraum, in dem nach R. 36(1) a) und b) EPÜ eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, wurde nunmehr um eine weitere Facette bereichert: Das EPA hat in der Mitteilung des EPA vom 3.12.2012 nunmehr erläutert, dass eine Mitteilung nach Artikel 94(3) EPÜ die Frist der Regel 36(1) a) EPÜ dann nicht auslöst, wenn sie von einem Formalsachbearbeiter unter Verwendung des Formulars 2001A erlassen wurde. Derartige Formalbescheide, die auf die in der Stellungnahme zum Europäischen Recherchenbericht erhobenen Einwände Bezug nehmen, wurden zwischen 2005 und 2012 in Fällen versandt, in denen der Anmelder auf eine vor dem 1.4.2010 erstellte Stellungnahme zum Recherchenbericht nicht (freiwillig) geantwortet hatte. Kurz gesagt läuft die Mitteilung des EPA vom 3.12.2012 darauf hinaus, dass nicht jede Mitteilung nach Artikel 94(3) EPÜ als Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Artikel 94(3) EPÜ im Sinne der R. 36(1) EPÜ zu verstehen ist. Dies nämlich dann nicht, wenn die Mitteilung unter Verwendung eines Formblatts von einem Formalsachbearbeiter für die Prüfungsabteilung erlassen wurde. Zum besseren Verständnis der Historie dieser Mitteilung, sei zur Historie der Regel 36(1) EPÜ an Folgendes erinnert: – Der Verwaltungsrat hatte mit Beschluss vom 25. März 2009 Fristen zur Einreichung von Teilanmeldungen eingeführt, um einem angeblichen Missbrauch durch Ketten von Teilanmeldungen entgegenzuwirken. Die Fristen wurden nach der ursprünglich beschlossenen Fassung der R. 36(1)a) und b) EPÜ ausgelöst durch „Bescheide“ (deutschsprachige Fassung) bzw. „communications“ (englischsprachige Fassung) der Prüfungsabteilung. – Diese Regelung führte zu erheblicher Rechtsunsicherheit, die sich in umfangreicher Kritik im Schrifttum widerspiegelt. Beispielsweise war unklar, ob auch die Mitteilung nach R 161/162 EPÜ, die auch von der Prüfungsabteilung erlassen wird, die Frist der Regel 36(1) EPÜ a.F. auslöst. – Das EPA war in der Folge sehr darum bemüht, hier Klarheit zu schaffen. Dies gipfelte in fast humoristisch anmutenden Klarstellungsversuchen, dass eben nicht jede Mitteilung der Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach R. 36(1) EPÜ sei (siehe Mitteilung des EPA vom 20.8.2009, Buchst. a): „The Examining Division’s first communication is a communication under Article 94(3) and Rule 71(1), (2) EPC or, where appropriate, Rule 71(3) EPC.„) Für einen Überblick über die geäußerte Kritik siehe etwa Frischknecht und Kley in epi Information 3/2009 oder epi Information 1/2010. – Erst durch einen weiteren Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.10.2010 wurde die Situation durch eine klarere Fassung von R. 36(1) EPÜ verbessert. In der neuen (und derzeit geltenden Fassung) nimmt beispielsweise R. 36(1) a) EPÜ Bezug auf „the Examinin Division’s first communication under Article 94, paragraph 3, and Rule 71, paragraph 1 and 2, or Rule 71, paragraph 3„. – Die oben genannte Mitteilung des EPA vom 3.12.2012 führt nun aus, dass – trotz des Wortlauts der R. 36(1) EPÜ – eine Mitteilung nach Artikel 94(3) EPÜ, die vom Formalsachbearbeiter für die Prüfungsabteilung unter Verwendung des Formblatts 2001A erlassen wurde, vom EPA nicht als fristauslösend für die Teilungsfrist der R. 36(1) EPÜ angesehen wird. Auslöser für die Mitteilung des EPA vom 3.12.2012 war die Entscheidung J 9/10, in der sich die Juristische Beschwerdekammer damit zu befassen hatte, was der maßgebliche Zeitpunkt für den Beginn der Sachprüfung durch die Prüfungsabteilung für die Frage der Gebührenrückerstattung nach Art. 11 b) GebO ist. In dieser Entscheidung führt die Juristische Beschwerdekammer beispielsweise aus (J 9/10, r. 2.9): „It follows from the previous considerations that the communication of 28 May 2009 on EPO Form 2001A did not constitute an act of the examining division pertaining to the examination in accordance with Article 94(3) EPC.“ Die Mitteilung des EPA vom 3.12.2012 hat mehrere für die Praxis bedeutsame Konsequenzen: a) Der Angabe im Register, wann der erste Bescheid ergangen ist, ist für die Berechnung der Frist nach R. 36(1) EPÜ keine zuverlässige Grundlage mehr. Im Register wird (derzeit) nicht differenziert zwischen Bescheiden nach Artikel 94(3) EPÜ, die von der Prüfungsabteilung selbst erlassen wurden, und solchen, die von einem Formalsachbearbeiter für die Prüfungsabteilung unter Verwendung des Formblatts 2001A erlassen wurde. b) Bei bereits notierten Fristen nach R. 36(1) EPÜ wird immer im Einzelfall geprüft werden müssen, ob die Frist nach der in der Mitteilung des EPA vom 3.12.2012 dargelegten Praxis bereits abgelaufen ist oder sich verlängert, weil eine Mitteilung nach Artikel 94(3) EPÜ vom Formalsachbearbeiter für die Prüfungsabteilung unter Verwendung des Formblatts 2001A erlassen wurde. c) Wird eine Teilanmeldung innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach der ersten Mitteilung der Prüfungsabteilung, aber später als zwei Jahre nach der vom Formalsachbearbeiter für die Prüfungsabteilung unter Verwendung des Formblatts 2001A erlassenen Mitteilung eingereicht, werden trotz allem Rechtsunsicherheiten bestehen, inwieweit sich diese Anmeldung oder ein darauf erteiltes Patent als rechtsbeständig erweist. Denn selbst wenn eine Mitteilung nach Artikel 94(3) EPÜ unter Verwendung des Formblatts 2001A nicht bedeutet, dass die Prüfungsabteilung mit der Sachprüfung begonnen hat (so J 9/10), bedeutet dies nicht, dass es sich dabei nicht doch um eine fristauslösende Mitteilung im Sinne der R. 36(1) EPÜ handeln kann. Klärung wird allenfalls durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern herbeigeführt werden können.

„IP Translator“ führt zu neuer HABM-Praxis

In der Entscheidung „IP TRANSLATOR“ hat sich der EuGH zur Auslegung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen einer Markenanmeldung geäußert. Hintergrund der Entscheidung sind Unterschiede in der amtlichen Praxis des HABM einerseits und zahlreicher nationaler Ämtern (z.B. DPMA und UKIPO) andererseits, wenn zur Angabe der Waren oder Dienstleistungen sämtliche Oberbegriffe einer Klassenüberschrift der Nizza-Klassifikation verwendet werden. Nach Praxis des HABM wurde die Angabe der Oberbegriffe der Klassenüberschriften dahingehend ausgelegt, dass damit alle Waren oder Dienstleistungen der entsprechenden Klasse beansprucht wurden, selbst wenn diese nach herkömmlichem Sprachverständnis den Oberbegriffen nicht unterfallen. Diese frühere Praxis des HABM wurde durch die (nunmehr außer Kraft gesetzte) Mitteilung Nr. 4/03 des Präsidenten amtlich verlautbart. Ein – im vom EuGH entschiedenen Fall einschlägiges – Beispiel für eine derartige Konstellation sind die Oberbegriffe der Klasse 41 (Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche Aktivitäten, kulturelle Aktivitäten). Die Klasse 41 enthält auch die Dienstleistung „Übersetzungsdienstleistungen“, die jedoch keinem der Oberbegriffe unterfällt. Anders als die (frühere) Auslegungspraxis des HABM wird beispielsweise nach Praxis des DPMA die Angabe der Oberbegriffe einer Klassenüberschrift dahingehend ausgelegt, dass nur diejenigen Waren oder Dienstleistungen in der entsprechenden Klasse beansprucht werden, die diesen Oberbegriffen nach herkömmlichem semantischen Verständnis auch unterfallen. Der (früheren) Auslegungspraxis des HABM erteilte der EuGH in der Entscheidung „IP TRANSLATOR“ eine Absage. So heißt es in Rz. 61 und Rz. 62 der Entscheidung: „Accordingly, in order to respect the requirements of clarity and precision mentioned above, an applicant for a national trade mark who uses all the general indications of a particular class heading of the Nice Classification to identify the goods or services for which the protection of the trade mark is sought must specify whether its application for registration is intended to cover all the goods or services included in the alphabetical list of the particular class concerned or only some of those goods or services. If the application concerns only some of those goods or services, the applicant is required to specify which of the goods or services in that class are intended to be covered. An application for registration which does not make it possible to establish whether, by using a particular class heading of the Nice Classification, the applicant intends to cover all or only some of the goods in that class cannot be considered sufficiently clear and precise.“ Der Präsident des HABM hat bereits mitgeteilt (Mitteilung des Präsidenten Nr. 2/12), dass das HABM an der früheren Praxis nicht mehr uneingeschränkt festhalten werde und dass demnächst neue Richtlinien erlassen werden. Das HABM werde „auch weiterhin die Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften akzeptieren, allerdings nur auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung“. Das DPMA scheint noch mit sich zu ringen (Mitteilung Nr. 11/12 der Präsidentin des DPMA), ob die „IP TRANSLATOR“-Entscheidung eine Anpassung der amtlichen Praxis erfordern wird. Für Anmelder, die tatsächlich Schutz für alle Waren oder Dienstleistungen einer Klasse begehren, hat der EuGH bereits einen gangbaren Weg aufgezeigt: Nach Rz. 112 der „Postkantoor“-Entscheidung wird die Angabe, dass für „alle Waren der Klasse …“ oder „alle Dienstleistungen der Klasse …“ Schutz begehrt wird, als ausreichend klar und somit zulässig angesehen.

EP-Patenterteilung Änderungen ab 1.12.2012

Bereits im Dezember letzten Jahres hat das EPA eine Mitteilung über die geänderte Regel 71 und die neue Regel 71a EPÜ veröffentlicht, die am 1. April 2012 in Kraft treten. In der geänderten Regel 71 EPÜ sind die Absätze 3 bis 11 der alten Fassung durch neue Absätze 3 bis 7 ersetzt. Die gravierendsten Änderungen betreffen den Fall, dass der Anmelder nicht mit der nach Regel 71 (3) EPÜ zur Erteilung mitgeteilten Fassung einverstanden ist. Hatte der Anmelder nach der bisherigen Regel 71(4) EPÜ nur die Möglichkeit Änderungen nach Regel 137 (3) vorzunehmen oder Fehler nach Regel 139 zu berichtigen, so gibt die neue Regel 71 (6) EPÜ nun zusätzlich die Möglichkeit, an der letzten von ihm vorgelegten Fassung festzuhalten und entsprechende Argumente zu liefern. In diesem Fall erlässt die Prüfungsabteilung bei Zustimmung eine neue 71 (3) Mitteilung oder sie nimmt das Prüfungsverfahren wieder auf. Zwar war es auch bisher grundsätzlich möglich, der mit der Regel 71(3) mitgeteilten Fassung zu widersprechen, aber es war unklar was passiert, wenn bspw. die Prüfungsabteilung einen Hilfsantrag gewährt hat. In diesem Fall war nämlich der Anmelder nicht beschwert und der Hilfsantrag konnte als die vom Anmelder gebilligte Fassung verstanden werden. Nach der geänderten Regel 71 ist es jetzt möglich, in solchen Fällen am Hauptantrag festhalten zu können, wenn die 71 (3) Mitteilung auf Grundlage eines Hilfsantrages erlassen wurden,da die oben genannte Mitteilung u.a. klarstellt: „Die Reaktion des Anmelders auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ kann auch darin bestehen, die dort vorgeschlagene Fassung schlicht abzulehnen und keine Gebühren zu entrichten oder keine Übersetzungen einzureichen. Sofern die nachstehenden Kriterien zutreffen, wird die Anmeldung in solchen Fällen nach Artikel 97 (2) EPÜ wegen Nichtbeachtung des Artikels 113(2) EPÜ zurückgewiesen, weil keine vom Anmelder gebilligte Fassung vorliegt: i) Die Prüfungsabteilung hat in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ keine Änderungen oder Berichtigungen der Anmeldung vorgeschlagen, ii) die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ wurde nicht auf der Grundlage eines Hilfsantrags erstellt, und iii) der Anmelder hat mit seiner Ablehnung keine Änderungen oder Berichtigungen eingereicht. Wenn eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, wird entweder die Prüfung wieder aufgenommen oder, falls die Anträge des Anmelders zu einer gewährbaren Fassung geführt haben, eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ versendet.“ Außerdem ist nun klargestellt, dass der Anmelder, wenn er der R. 71 (3) Fassung widerspricht, keine Gebühren bezahlen muss, sondern diese bezahlen kann. Wenn er sie freiwillig entrichtet, werden ihm diese nach der neuen Regeil 71a (5) EPÜ nach Erlass einer weiteren Regel 71 (3) Mitteilung angerechnet. Weitere Informationen finden sich in der oben genannten Mitteilung.