BGH, I ZB 23/11 – Simca: rechtliches Gehör, bösgläubige Markenanmeldung

BGH, Beschluss vom 27. Oktober 2011 – I ZB 23/11 – Simca

Das rechtliche Gehör des Antragstellers eines Löschungsverfahrens nach § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG [-> Bösgläubige Markenanmeldung] ist nicht schon dann verletzt, wenn das Bundespatentgericht nicht ausdrücklich auf sämtliche Indizien eingeht, die für eine Markenanmeldung zu Spekulationszwecken geltend gemacht worden sind.

BGH, I ZB 70/10 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.

BGH, Beschluss vom 17. August 2011 – I ZB 70/10 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.

Amtliche Leitsätze:

a) Für das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt es nicht darauf an, ob der Anmelder bereits über ein Namens- oder Kennzeichenrecht verfügt, mit dem er Dritte von der Verwendung einer der Marke entsprechenden Angabe im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausschließen kann.

b) Die Bezeichnung „Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.“ ist unter anderem für die Waren und Dienstleistungen „Druckereierzeugnisse, betriebswirtschaftliche Beratung, Marketing und finanzielle Beratung“ freihaltebedürftig.

BPatG, 30 W (pat) 33/09 – Schwarzwälder Schinken

BPatG, Entsch. v. 13. Oktober 2011 – 30 W (pat) 33/09 – Schwarzwälder Schinken

Amtliche Leitsätze:

1. Eine Änderung der Rechtslage kann einen Grund für die Änderung der Spezifikation für eine geschützte geografische Angabe im Sinne von Art. 9 Verordnung (EG) Nr. 510/2006 darstellen.

2. Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen die in einer Spezifikation enthaltene Vorgabe gerechtfertigt ist, dass das Schneiden und Verpacken eines Erzeugnisses nur im Herkunftsgebiet durchgeführt werden darf.

Aus der Urteilsbegründung:

Art. 9 VO 510 eröffnet die Möglichkeit einer nachträglichen Änderung der Spezifikation der geschützten geografischen Angabe. Die allgemeinen Voraussetzungen dieser Vorschrift sind im vorliegenden Fall erfüllt.

Nach dieser Entscheidung (GRUR 2003, 616 ff.) handelt es sich beim Aufschneiden und Verpacken eines Schinkens um wichtige Vorgänge, die die Qualität des Erzeugnisses mindern, die Garantie der Echtheit gefährden und damit auch dem Ansehen der geschützten geografischen Angabe schaden können. Daher können hierfür besondere technische Regeln festgelegt werden, um Qualität und Herkunftsgarantie zu gewährleisten.

So soll eine Spezifikation, mit der vorgeschrieben wird, dass das Aufschneiden und Verpacken im Erzeugungsgebiet erfolgen muss, es den Inhabern der geschützten Angabe ermöglichen, die Kontrolle über die jeweilige Aufmachungsform zu behalten. Voraussetzung ist allerdings der Nachweis, dass diese Vorgaben ein erforderliches und verhältnismäßiges Mittel darstellen, um das Ansehen der geschützten Angabe zu erhalten (a. a. O. Nr. 65, 66). Im dortigen Fall hat der Gerichtshof die Verlagerung des Schneidens und Verpackens in das Erzeugungsgebiet nach einem System von genau und streng geregelten technischen Maßnahmen und Kontrollen in Bezug auf Echtheit und Qualität als gerechtfertigt gesehen, insbesondere vor dem Hintergrund effektiver Kontrollen ausschließlich im Erzeugungsgebiet (a. a. O. Nr. 75, 76).

BPatG, 26 W (pat) 47/10 – Regelgegenstandswert im Widerspruchsbeschwerdeverfahren

Amtlicher Leitsatz der Entescheidung des BPatG vom 30. November 2011 – 26 W (pat) 47/10 zum
Regelgegenstandswert im Widerspruchsbeschwerdeverfahren:

Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren wird im Regelfall einer im Inland noch unbenutzten
Marke ein Gegenstandswert in Höhe von 50.000 € für angemessen erachtet (Anschluss an BPatG PAVIS PROMA, 27 W (pat) 75/09, Beschluss vom 5. August 2008).

BGH, I ZR 41/10 – Werbegeschenke: Keine rechtserhaltende Markenbenutzung durch Verteilung von Werbegeschenken

Amtliche Leitsätze des Urteils des BGH vom 9. Juni 2011 – I ZR 41/10 – Werbegeschenke:

a) Die Löschungsansprüche wegen bösgläubiger Markenanmeldung und wegen Verfalls mangels rechtserhaltender Benutzung sind unterschiedliche Streitgegenstände.

b) Will die in erster Instanz mit dem Löschungsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung erfolgreiche Partei die Klage in der Berufungsinstanz (auch) auf einen Verfall der Marke wegen fehlender rechtserhaltender Benutzung stützen, muss sie sich dem Rechtsmittel der Gegenseite anschließen.

c) Hat das Berufungsgericht das schriftliche Verfahren nach § 128 Abs. 2 ZPO ohne Zustimmung der Parteien angeordnet, kann eine Anschlussberufung im Rahmen des schriftlichen Verfahrens nicht wirksam eingelegt werden.

d) Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG liegt nicht vor, wenn Werbegeschenke als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung des Absatzes dieser Waren verteilt werden, es sei denn, dies geschieht auch, um für die als Werbegeschenke verteilten Waren einen Absatzmarkt zu erschließen.

BPatG, 30 W (pat) 76/09 – Hiffenmark

Aus der Eilunterrichtung des 30. Senats des Bundespatentgerichts: die Leitsätze zur Entscheidung 30 W (pat) 76/09 vom 4. Juli 2011 – Hiffenmark:

1. Die Veröffentlichung eines Antrags auf Eintragung einer Bezeichnung in das Verzeichnis der geschützten geographischen Angaben und der geschützten Ursprungsbezeichnungen gemäß § 130 Abs. 4 Satz 1 MarkenG kann ausnahmsweise unterbleiben, wenn es bereits an der Antragsbefugnis des Antragstellers gemäß Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 510/2006 fehlt.

2. Das „Ansehen“ [einer geografischen Angabe] kann für sich genommen eine Eigenschaft des Erzeugnisses i. S. v. Art. 2 Abs. 1 Buchst. b Verordnung (EG) Nr. 510/2006 darstellen und insoweit auch die Antragsbefugnis eines Einzelantragstellers nach Art. 2 Buchst. b Verordnung (EG) Nr. 1898/2006 begründen. Das Ansehen des Erzeugnisses muss jedoch nachgewiesen sein.

BGH, I ZB 52/09 – Maalox/Melox-GRY: Gespaltene Verkehrsauffassung

Amtliche Leitsätze des Beschlusses des BGH vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 – Maalox/Melox-GRY:

a) Gehören zu den angesprochenen Verkehrskreisen sowohl Fachkreise (Ärzte und Apotheker) als auch das allgemeine Publikum (Endverbraucher), kann der Gesamteindruck, den die verschiedenen Verkehrskreise von den Marken haben, unterschiedlich ausfallen. Kann aufgrund der gespaltenen Verkehrsauffassung nur bei einem der verschiedenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden, reicht dies für die Verwirklichung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich aus.

b) Das Publikum hat regelmäßig keine Veranlassung, von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Unternehmen auszugehen, die Inhaber der kollidierenden Marken sind, wenn die Ähnlichkeit der Waren durchschnittlich ist, die ältere Marke über normale Kennzeichnungskraft verfügt und deutliche Unterschiede zwischen den Marken bestehen.

BPatG: Einigung im Streit um Düsseldorfer Senf

Aus der Pressemitteilung des Bundespatentgerichts vom 10.11.2011:

Die Schutzgemeinschaft Düsseldorfer Senf, hinter der im Wesentlichen die Düsseldorfer Löwensenf GmbH steht, hat beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Bezeichnung Düsseldorfer Senf als geographische Angabe unter Schutz zu stellen. Damit verbunden sind nähere Vorgaben für die Herstellung von Düsseldorfer Senf. Gegen diesen Antrag war von Seiten der Nestlé Deutschland AG, die im benachbarten Neuss ein Senfwerk betreibt, Einspruch erhoben worden. Insoweit war unter anderem geltend gemacht worden, dass verschiedene Vorgaben zum Herstellungsverfahren von Düsseldorfer Senf zu einschränkend und zu unbestimmt gefasst seien. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Antrag der Schutzgemeinschaft gleichwohl für gerechtfertigt gehalten. Dagegen ist die Nestlé Deutschland AG mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht vorgegangen.

In dem Verfahren vor dem 30. Senat des Bundespatentgerichts hat die Schutzgemeinschaft die Bedingungen für die Benutzung der Bezeichnung Düsseldorfer Senf in einem für den Rechtstreit wesentlichen Punkt, der die Verwendung von Branntweinessig bei der Senfherstellung betraf, geändert. Daraufhin hat die Nestlé Deutschland AG ihre Beschwerde zurückgenommen, sodass das Schutzverfahren nunmehr bei der EU-Kommission seinen Fortgang nehmen kann.

Rechtserhaltende Benutzung – § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG vs. EuGH Bainbridge

Der Bundesgerichtshof hat im Verfahren I ZR 84/09 dem EuGH mehrere Vorlagefragen vorgelegt, die die rechtserhaltende Benutzung betreffen.

Im Kern geht es um die Frage, ob eine Benutzungsform eines Zeichens (z.B. einer Wortmarke in einer bestimmten Gestaltung) für mehrere eingetragene Marken rechtserhaltend sein kann.

§ 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG ist insoweit eigentlich unmissverständlich: Eine eingetragene Marke kann durch Benutzung in einer abgewandelten Form, die den kennzeichnenden Charakter nicht verändert, rechtserhaltend benutzt werden, selbst wenn die abgewandelte Form ebenfalls als Marke eingetragen ist. Mit § 26 Marken wird Art. 10 der MarkenRL umgesetzt. Die Regelung des § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG, die keine Entsprechung in der MarkenRL hat, war vom Gesetzgeber wohl als Klarstellung intendiert: Ein Markeninhaber sollte Abwandlungen (z.B. Modernisierung eines Schriftbilds einer Wort-Bild-Marke) einer eingetragenen Marke ebenfalls registrieren können und die Marke in der abgewandelten Form benutzen dürfen, ohne Gefahr zu laufen, dadurch seine alte und deshalb wertvolle Marke wegen Nichtbenutzung zu verlieren.

Die Richtlinienkonformität des § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG wurde über lange Zeit weder in der Literatur noch in der Rechtsprechung angezweifelt. Eine ausführliche Darstellung gibt Rdnr. 37 des PROTI-Beschlusses.

Kompliziert wurde die Lage durch die Bainbridge-Entscheidung des EuGH (Urteil v. 13. September 2007 C-234/06). Teilweise wurde aus dieser Entscheidung abgeleitet, dass § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG nicht richtlinienkonform sei und deswegen unangewendet zu bleiben habe (OLG Köln, GRUR 2009, 958). Andere Obergerichte konnten keinen Widerspruch zwischen der Bainbridge-Rechtsprechung und § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG erkennen (OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2011, 134). Eine detaillierte Darstellung wird unter Rdnr. 21 des Proti-Beschlusses gegeben. Das Spannungsverhältnis zwischen der Bainbridge-Entscheidung und § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG, das sich in der unterschiedlichen Auffassung der Berufungsgerichte widerspiegelt, hat den BGH zu dem sehr ausführlichen und differenzierten Vorlagebeschluss veranlasst. Wenig Zweifel besteht daran, dass der BGH eine Auslegung der MarkenRL, nach der § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG nicht richtlinienkonform ist, aus zeichenrechtlichen Überlegungen für wenig befriedigend halten würde.

Der Fall hat auch noch eine sehr interessante europarechtliche Komponente, die ebenfalls Gegenstand einer Vorlagefrage ist: Ist das Vertrauen des Markeninhabers in § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG schützenswert, auch wenn sich dieser als nicht unionsrechtskonform erweisen würde? Die Brisanz dieser Frage ergibt sich vorliegend auch daraus, dass die Unionsrechtskonformität von § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG bis zur Bainbridge-Entscheidung des EuGH nicht in Frage gestellt wurde. Entsprechend führt der BGH im PROTI-Beschluss aus (Rdnr. 37): „Das Vertrauen auf die Gültigkeit des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG für eingetragene Marken hält der Senat gegenüber einer richtlinienkonformen Auslegung gem. Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL, falls die Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG mit der Richtlinie nicht in Einklang steht, für so gewichtig, dass er die Bestimmung ihrem Wortlaut gemäß jedenfalls auf vor der Veröffentlichung der ‚BAINBRIDGE‘-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union liegende Sachverhalte weiter anwenden möchte.“

BGH „Bananabay II“ – Wann stellt die Verwendung von Schlüsselwörtern bei Google AdWords-Anzeigen eine Markenverletzung dar?

Der BGH hat sich in der „Bananaby II“-Entscheidung (I ZR 125/07 vom 13. Januar 2011) ausgiebig mit der Frage beschäftigt, wann Schlüsswörter für Google Adwords-Anzeigen eine Markenverletzung darstellen.

Leitsatz:

Gibt ein Dritter ein mit einer Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort an, damit bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für der Gattung nach identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten, entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint (Adwords-Werbung), liegt darin keine Benutzung der fremden Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält, der angegebene Domain-Name vielmehr auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist.

Außerdem führt der BGH aus, worin der Unterschied zur Verwendung von Marken als Metatags liegt (aus den Entscheidungsgründen, Rn. 28):

Die Schaltung eines Schlüsselworts für Adwords-Anzeigen der streitgegenständlichen Art ist anders zu beurteilen als der Einsatz von Metatags. Metatags und vergleichbare Zeichenverwendungsformen beeinflussen den durch Eingabe des Suchworts ausgelösten Suchvorgang in der Weise, dass das Angebot des Verwenders in der Liste der Suchergebnisse, also der Trefferliste, erscheint. Bei den Ergebnissen der Trefferliste wird für den Internetnutzer in der Regel nicht hinreichend deutlich, ob der Verwender des Metatags, der identische oder ähnliche Produkte anbietet, im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder aber mit diesem wirtschaftlich verbunden ist (vgl. BGH, Urteil vom 18. Mai 2006 – I ZR 183/03, BGHZ 168, 28 Rn. 17, 19 – Impuls; Urteil vom 18. Februar 2007 – I ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Rn. 18 = WRP 2007, 1095 – AIDOL; Urteil vom 7. Oktober 2009 – I ZR 109/06, GRUR 2009, 1167 Rn. 14 = WRP 2009, 1520 – Partnerprogramm; Urteil vom 4. Februar 2010 – I ZR 51/08, GRUR 2010, 835 Rn. 25 = WRP 2010, 1165 – POWER BALL). In der hinreichend deutlich gekennzeichneten Rubrik „Anzeigen“ erwartet der verständige Internetnutzer hingegen nicht ausschließlich Angebote des Markeninhabers oder seiner verbundenen Unternehmen. Der Verkehr, der eine Trennung der Werbung von der eigentlich nachgefragten Leistung aus dem Bereich von Presse und Rundfunk kennt, unterscheidet zwischen den Fundstellen in der Trefferliste und den als solche gekennzeichneten Anzeigen. Ihm ist klar, dass eine notwendige Bedingung für das Erscheinen der Anzeige vor allem deren Bezahlung durch den Werbenden ist. Es kann zudem nach der Lebenserfahrung nicht davon ausgegangen werden, dass der normal informierte und angemessen aufmerksame Internetnutzer Kenntnis von der Möglichkeit hat, die Platzierung von Anzeigen durch die Verwendung von Schlüsselwörtern zu steuern (BGH, GRUR 2009, 502 Rn. 24 – pcb). Aber auch diejenigen Internetnutzer, die den Mechanismus der Adwords-Werbung kennen, haben keinen Anlass zu der Annahme, die fragliche Anzeige wiese auf das Angebot des Markeninhabers hin. Soweit das Berufungsgericht als gerichtsbekannt festgestellt hat, dass der Werbende nicht selten mit dem Markeninhaber identisch sei, weil dieser mit der Schaltung einer Anzeige sicherstellen wolle, im Anzeigenteil einen vorrangigen Platz zu erhalten (vgl. dazu auch EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 94 – Google France), ergibt sich daraus zugleich, dass der Teil des Verkehrs, welcher ebenfalls entsprechende Erfahrungen gemacht hat, in Rechnung stellen wird, dass regelmäßig auch Dritte bezahlte Anzeigen bei Google schalten, die bei Eingabe der Marke als Suchwort ebenfalls – gegebenenfalls neben der Anzeige des Markeninhabers – in der Anzeigenspalte erscheinen.