BPatG: Blauer Farbverlauf als Bildmarke hat Unterscheidungskraft

In der Entscheidung 29 W (pat) 537/10 hatte der 29. Markenbeschwerdesenat über die Unterscheidungskraft der folgenden Bildmarke

für diverse Waren/Dienstleistungen der Klassen 16, 36, 41, 42, 44 zu entscheiden.

Die Markenstelle hat die Bildmarke wegen mangelnder Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 zurückgewiesen. Als Begründung führte die Markenstelle im Wesentlichen an, dass das angemeldete Bildzeichen als ein rein ausschmückendes dekoratives Gestaltungselement für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen bzw. deren Aufmachung/Präsentation zu beurteilen sei. Das Rechteck stelle eine der einfachsten geometrischen Figuren dar und begegne dem Verbraucher auf nahezu allen Waren/Dienstleistungsgebieten in vielfältiger Weise als Designbestandteil von Produktaufmachungen, wie Covers, Etiketten und Untergrundflächen, oder von Kommunikationsmitteln wie Werbematerial, Geschäftsbriefen und Anzeigen. Die konkrete farbliche Gestaltung des Bildzeichens gehe auch nicht über eine rein dekorative Gestaltung heraus.

Das Bundespatentgericht hat die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Wesentlichen wie folgt begründet:

Die üblichen Grundsätze für die Unterscheidungskraft  gelten auch für ein als Marke angemeldetes Bildzeichen, das nur dann nicht mehr unterscheidungskräftig ist, wenn es die im Warenverzeichnis genannten Waren naturgetreu bildlich wiedergibt (BGH GRUR 2004, 507, 509 – Transformatorengehäuse; a. a. O. 683, 684 – Farbige Arzneimittelkapsel) oder wenn es sich bei ihm um eine einfache geometrische Form oder ein sonstiges einfaches graphisches Gestaltungselement handelt, und eine solche Gestaltung – wie den Verbrauchern aus Erfahrung bekannt ist – in der Werbung, auf der Ware, ihrer Verpackung oder auf Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler,  schmückender Form verwendet wird (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2001, 734, 735 – Jeanshosentasche).

Es kann aber auch eine naturgetreue Wiedergabe einer Ware unterscheidungskräftig sein, sofern sie über warentypische oder lediglich dekorative Merkmale hinausgehende charakteristische Merkmale aufweist (BGH GRUR 2008, 505, 508 Rdnr. 25 – TUCSalzcracker), die erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichen (EuGH GRUR Int. 2008, 43, 45 Rdnr. 37 – Rot-weiße rechteckige Tablette mit blauem ovalen Kern). Die Marke darf sich daher nicht in der Wiedergabe technisch-funktioneller oder typischer ästhetischer Formen der beanspruchten Ware erschöpfen, sondern muss davon erheblich abweichende charakteristische Merkmale aufweisen, die aus dem Rahmen der gebräuchlichen Gestaltungsvielfalt auf dem jeweiligen Warengebiet fallen und für die angesprochenen Verkehrskreise auch erkennbar sind.

Die Annahme der Unterscheidungskraft setzt aber nicht voraus, dass grundsätzlich jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein muss. Es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird (BGH GRUR 2008, 1093 Rdnr. 22 – Marlene-Dietrich-Bildnis I m. w. N.; Beschl. v. 31. März 2010 – I ZB 62/09 Rdnr. 21 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; Beschl. v. 24. Juni 2010 – I ZB 115/08 Rdnr. 28 ff. -TOOOR).

Nach diesen Grundsätzen verfügt das Bildzeichen in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Das Bildzeichen ist keine abstrakte Farbmarke, weswegen sich der Schutzumfang auch nur auf diese in sich geschlossene Farbkonzeption mit rechteckigem Umriss erstreckt (vgl. 24 W (pat) 81/00 – Blütenmuster; 29 W (pat) 52/01 – Rotes Parallelogramm).

Das angemeldete Zeichen kann nicht den Schutzbereich einer abstrakten Farbmarke erreichen, so dass eine grafische Verwendung des Anmeldezeichens, wie z. B. als Hintergrundfarbe von Prospekten oder als Briefpapierfärbung, keine markenmäßige Benutzung darstellt.

Die Bildmarke kann bei den angemeldeten Waren und Dienstleistungen ein dekoratives Farbelement sein, wie z. B. das vom DPMA ermittelte blaue Farbverlaufpapier und die Visitenkarten mit blauem Farbverlauf belegen.

Es gibt aber praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten, das Bildzeichen so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Herkunftshinweis verstanden wird, bspw. wenn das Bildzeichen auf der Verpackung oder in wesentlich verkleinertem Format an einer unauffälligen Stelle auf der unbedruckten Rückseite oder in einer Ecke der Vorderseite von Papier, Pappe, Druckereierzeugnissen angebracht wird.

Auch hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen besteht eine Vielfalt von Möglichkeiten, das angemeldete Piktogramm in verkleinertem Format als Firmenkennzeichen zu verwenden.

Das angemeldete Bildzeichen kann daher von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen, die sich sowohl aus dem Handel als auch aus dem Endverbraucher zusammensetzen, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft aufgefasst werden.

Bundespatentgericht: Igel Plus / Igel

In einer Leitsatzentscheidung 33 W (pat) 9/09 hat das Bundespatentgericht sich insbesondere mit der Billigkeit von Kostenentscheidungen und deren Anfechtung auseinandergesetzt. Aus den Leitsätzen

  1. Die isolierte Anfechtung einer Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts ist gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht zulässig.
  2. Das Vorliegen von Gründen der Billigkeit gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist als gesetzliche Voraussetzung für die Ausübung des Ermessens vom Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren zu überprüfen.
  3. Für eine Kostenentscheidung zu Lasten eines Beteiligten gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus Gründen der Billigkeit bedarf es besonderer Umstände. Erforderlich ist regelmäßig ein schuldhafter Verstoß gegen die jedem Beteiligten obliegende allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht. Dieser kann vorliegen, wenn ein Beteiligter versucht, in einer erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein eigenes rechtliches Interesse durchzusetzen.Von einer aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation kann nicht ausgegangen werden, wenn zur Zeit der Verfahrenseinleitung keine einheitliche Rechtsprechung existiert oder wenn es Entscheidungen zugunsten des unterliegenden Beteiligten gibt, mögen diese auch erst während des Verfahrens getroffen worden sein.

    Im vorliegenden Verfahren ist die Rechtslage komplex und es gibt Entscheidungen zugunsten der Widersprechenden, so dass es unbillig wäre, dieser die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

  4. Die Entscheidung über eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG darf nicht pauschal erfolgen. Deshalb sind auch bei erfolgreichen isolierten Kostenbeschwerden sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen und in ihrer Gesamtheit zu würdigen.Wenn der in der Hauptsache obsiegende Beteiligte lediglich im Hinblick auf die isolierte Kostenbeschwerde unterliegt, kann eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG unbillig sein, so dass gemäß § 71 Abs. 1 Satz 3 MarkenG jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat.
  5. Bei einer erfolgreichen isolierten Kostenbeschwerde kann es gerechtfertigt sein, die Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG zurückzuzahlen.

Marlene-Dietrich-Bildnis II

Der Bundesgerichtshof hat in der kürzlich ergangenen Entscheidung Marlene-Dietrich-Bildnis II klargestellt, dass grundsätzlich auch Bilder von berühmten Persönlichkeiten als Herkunftshinweis und damit als Marke dienen können.

Aus dem Leitzsatz:

  1. Zeichen oder Angaben, die sonst als Werbemittel verwendet werden, ohne dass sie für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibend sind, kann nicht schon wegen einer solchen Verwendung die Eintragung als Marke versagt werden.
  2. Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist im Wege einer Prognose zu ermitteln, ob dem angemeldeten Zeichen von Haus aus Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt. Dabei sind die in der betreffenden Branche bestehenden Verkehrsgepflogenheiten sowie – wenn das angemeldete oder ein ähnliches Zeichen bereits benutzt wird – die Kennzeichnungsgewohnheiten und die tatsächliche Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen. Die Wahrnehmung des Verkehrs, ob ein Zeichen im Einzelfall als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Ware oder Dienstleistung verstanden wird, kann auch dadurch beeinflusst werden, dass Marken bei den betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise an bestimmten Stellen angebracht werden.
  3. Einer Beschränkung der Marke darauf, dass der Schutz nur für die Anbringung des Zeichens an einer bestimmten Stelle begehrt wird (sogenannte Positionsmarke), bedarf es nicht, wenn – wie im Regelfall – praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten der Anbringung des Zeichens an verschiedenen Stellen auf oder außerhalb der Ware oder Dienstleistung in Betracht kommen, bei denen das Zeichen vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird.

Da der BG die Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückgewiesen hat, wird es spannend zu sehen, wie das Bundespatentgericht die vom BGH geforderte „Prognose“ erstellen wird.