BGH, Beschluss vom 16. November 2009 – X ZB 37/08 – Lichtbogenschnürung

BGB § 809; PatG § 140c Abs. 1 Satz 3

Amtliche Leitsätze:

Ist über den Vorwurf der Patentverletzung im selbständigen Beweisverfahren ein Sachverständigengutachten erstellt worden, können möglicherweise berührte Geheimhaltungsinteressen des vermeintlichen Verletzers in aller Regel in der Weise gewahrt werden, dass der Schutzrechtsinhaber die Einsicht in das Gutachten (zunächst) auf namentlich benannte rechts- bzw. patentanwaltliche Vertreter beschränkt und diese insoweit umfassend zur Verschwiegenheit verpflichtet werden.

Zur Einsicht durch den Schutzrechtsinhaber persönlich darf ein solches Gutachten nicht freigegeben werden, bevor der vermeintliche Schutzrechtsverletzer Gelegenheit hatte, seine Geheimhaltungsinteressen geltend zu machen. Er hat insoweit im Einzelnen darzulegen, welche Informationen im Gutachten Geheimhaltungswürdiges, namentlich Geschäftsgeheimnisse, offenbaren und welche Nachteile ihm aus der Offenbarung drohen.

Aus der Urteilsbegründung:

Der Rechts- oder Patentanwalt, dem Verschwiegenheit auferlegt ist, muss bei der weiteren Beratung des Patentinhabers, etwa über das weitere Vorgehen gegen den vermeintlichen Verletzer, sein besonderes Augenmerk darauf richten, keine Gutachteninhalte zu offenbaren oder Ausführungen zu machen, die dem – in der Regel sachkundigen – Patentinhaber Rückschlüsse darauf, insbesondere auf Privatgeheimnisse des vermeintlichen Verletzers ermöglichen könnten. Ist das nach Lage des Sachverhalts nicht möglich, bleibt dem Rechts- bzw. Patentanwalt nur übrig, zunächst darauf hinzuwirken, dass das Gutachten auch der Partei zugänglich gemacht werden darf und die Beratung danach auszurichten. Dem Rechts- oder Patentanwalt wäre es insbesondere verwehrt, selbst zu befinden, welche Informationen in dem ihm unter Anordnung der Verschwiegenheit überlassenen Dokument „wirklich“ geheimhaltungswürdige Belange des vermeintlichen Verletzers betreffen und seine Verschwiegenheit nur auf diese zu beschränken.

Dem vermeintlichen Verletzer bleibt als Gewähr dafür, dass die gegnerischen Rechts- oder Patentanwälte die Verschwiegenheitsanordnung beachten, nicht nur der Verlass darauf, dass diese das in sie kraft ihrer Stellung als Organe der Rechtspflege gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen. Die Verpflichtung zur Bewahrung etwaiger aus dem Gutachten ersichtlicher Privatgeheimnisse des Besichtigungsschuldners ist auch strafbewehrt (§ 203 StGB).

siehe auch: Schutz von Geheimhaltungsinteressen des mutmaßlichen Patentverletzers (ipwiki.de)

BGH, Urteil vom 21. Januar 2010 – I ZR 47/09 – Kräutertee

§ 12 (1) S. 2 UWG

Amtlicher Leitsatz:

Ein Wettbewerbsverband, der den Schuldner nach einer selbst ausgesprochenen, ohne Reaktion gebliebenen ersten Abmahnung ein zweites Mal von einem Rechtsanwalt abmahnen lässt, kann die Kosten dieser zweiten Abmahnung nicht erstattet verlangen (Abgrenzung von BGHZ 52, 393, 400 – Fotowettbewerb).

Zu den Ausführungen im letzten Post gibt es im BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 – X ZR 56/08- Kettenradanordnung II auch amtliche Leitsätze:

EPÜ Art. 69; PatG § 14; ZPO § 139 Abs. 1 Satz 2, § 144 Abs. 1

a) Fehlt im Verletzungsprozess Parteivortrag zu unmittelbaren Tatumständen, die Anhaltspunkte beispielsweise dafür zu geben vermögen, welche technischen Zusammenhänge für das Verständnis der unter Schutz gestellten Lehre bedeutsam sein könnten, wer als Durchschnittsfachmann in Betracht zu ziehen sein und welche Ausbildung seine Sicht bestimmen könnte (z.B. zum technischen Gebiet, auf dem die Erfindung liegt, zu den auf diesem Gebiet tätigen Unternehmen, der Ausbildung von deren Mitarbeitern bzw. zum Vorhandensein eigener Entwicklungsabteilungen), hat das Gericht darauf hinzuwirken, dass die Parteien sich dazu vollständig erklären. → Auslegung der Patentansprüche im Patentverletzungsverfahren

b) Selbst wenn solche dem unmittelbaren Beweis zugängliche Tatsachen zwischen den Parteien unstreitig sind, kann die Einholung eines Sachverständigengutachtens geboten sein, wenn die Kenntnis dieser Tatsachen allein je nach Fall nicht ausreicht, um auf die ihrerseits dem unmittelbaren Beweise nicht zugängliche Sicht des Fachmanns zu schließen oder die technischen Zusammenhänge zuverlässig zu bewerten. Das Verletzungsgericht prüft in jedem Einzelfall eigenverantwortlich, ob es aus diesem Grund einen Sachverständigen hinzuzieht.

c) Der Entschluss des Verletzungsgerichts, die Patentansprüche auszulegen, ohne im Hinblick auf für die Auslegung maßgebliche, dem unmittelbaren Beweis nicht zugängliche Gesichtspunkte einen Sachverständigen hinzuziehen, unterliegt der uneingeschränkten Rechtmäßigkeitskontrolle durch das Revisionsgericht.

d) Wird die Verurteilung wegen Verletzung des Klagepatents in von dessen Wortsinn abweichender Form erstrebt, muss sich aus dem Klageantrag ergeben, in welchen tatsächlichen Gestaltungen sich die Abweichung von den Vorgaben des Patentanspruchs verkörpert.

e) Ergibt sich aus dem klägerischen Sachvortrag, dass (auch) eine Verletzung des Klagepatents in vom Wortsinn abweichender Form geltend gemacht werden soll, ohne dass dies in den Anträgen einen Niederschlag gefunden hat, hat das Tatsachengericht dies im Rahmen der ihm obliegenden Verpflichtung, auf die Stellung sachdienlicher Anträge hinzuwirken, zu erörtern.

BGH, Urteil v. 22. Dezember 2009 – X ZR 55/08

Aus der Urteilsbegründung:

Auch wenn das fachmännische Verständnis der im Patentanspruch verwendeten Begriffe und des Gesamtzusammenhangs des Patentanspruchs Grundlage der objektiven Patentauslegung ist, heißt das gerade nicht, dass das Gericht lediglich das Sprachrohr des vom Sachverständigen dargelegten fachmännischen Verständnisses ist. Aufgabe des vom Gericht gegebenenfalls zurate gezogenen Sachverständigen ist es vielmehr lediglich, dem Gericht gegebenenfalls die für das Verstehen der unter Schutz gestellten Lehre erforderlichen technischen Zusammenhänge zu erläutern und den erforderlichen Einblick in die Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen der jeweils typischen, im Durchschnitt der beteiligten Kreise angesiedelten Vertreter der einschlägigen Fachwelt einschließlich ihrer methodischen Herangehensweise zu vermitteln. Die hierzu gemachten Angaben fließen in die gerichtliche Auslegung der Patentansprüche lediglich ein.

Dagegen zielt die Hinzuziehung des Sachverständigen nicht auf die Beantwortung von Rechtsfragen, was unzulässig wäre.

Ob im Hinblick auf die vom Gericht vorzunehmende Auslegung der Patentansprüche ein Sachverständiger hinzugezogen werden muss, hängt zunächst davon ab, ob und gegebenenfalls welchen streitigen Vortrag die Parteien zu tatsächlichen Umständen gehalten haben, die des unmittelbaren Beweises mit zivilprozessual zulässigen Beweismitteln zugänglich sind und als solche für sich oder zusammen mit anderen derartigen Umständen Anhaltspunkte beispielsweise dafür zu geben vermögen, welche technischen Zusammenhänge bedeutsam sein könnten, wer als Durchschnittsfachmann in Betracht zu ziehen sein könnte, welche Ausbildung seine Sicht bestimmen könnte etc. Dies ist dem Beibringungsgrundsatz geschuldet, der im Patentverletzungsprozess beachtet werden muss, weil er als Zivilprozess geführt wird. Fehlt Vortrag der Parteien hierzu, obwohl Angaben zu solchen unmittelbaren Tatumständen erwartet werden können, oder erscheint der gehaltene Vortrag insoweit unvollständig, hat das Gericht außerdem § 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO zu beachten. Es hat dann darauf hinzuwirken, dass die Parteien sich ausreichend erklären. So werden regelmäßig Angaben dazu verlangt werden können, auf welchem technischen Gebiet die Erfindung liegt, welche Unternehmen auf diesem Gebiet tätig sind, wie die beschäftigten Mitarbeiter ausgebildet sind bzw., ob sie eigene Entwicklungsabteilungen mit besonders geschultem oder erfahrenem Personal unterhalten.

Selbst wenn diese oder andere dem unmittelbaren Beweis zugängliche Tatsachen zwischen den Parteien unstreitig sind, kann die Einholung eines Sachverständigengutachtens geboten sein, weil es Fälle geben kann, in denen die Kenntnis derartiger Tatsachen allein nicht ausreicht, um auf die ihrerseits dem unmittelbaren Beweise nicht zugängliche Sicht des Fachmanns zu schließen oder die technischen Zusammenhänge zuverlässig zu bewerten. Dies bedingt, dass das Verletzungsgericht in jedem Einzelfall eigenverantwortlich prüft, ob es aus diesem Grund einen Sachverständigen hinzuzieht. Die gesetzliche Handhabe hierzu bietet dem Tatrichter § 144 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Im Hinblick darauf, dass bereits die Antwort auf Fragen, welche technischen Zusammenhänge beachtlich sind, und welche fachmännische Sicht zugrunde zu legen ist, ihrerseits nur auf Grund einer Wertung zu finden ist, unterliegt der im Rahmen des § 144 Abs. 1 Satz 1 ZPO getroffene Entschluss des Verletzungsgerichts, die Patentansprüche auszulegen, ohne zuvor einen Sachverständigen hinzuzuziehen, jedoch nicht lediglich der Ermessenskontrolle, die bei § 144 Abs. 1 ZPO normaler Weise nur erfolgen darf. Denn als Wertung ist schon die die technischen Zusammenhänge und die Sicht des Fachmanns betreffende Würdigung Teil der die Patentauslegung ausmachenden Bestimmung, wie der betreffende Patentanspruch zu bewerten ist. Damit greift auch insoweit die ständige Rechtsprechung, wonach die Patentauslegung der uneingeschränkten Rechtmäßigkeitskontrolle durch das Revisionsgericht unterliegt.

siehe auch: Sachverständiger (ipwiki.de)

OLG Düsseldorf, I-20 W 100/09

Aus der Urteilsbegründung:

Unter Umständen kann aus dem Verhalten des Antragsgegners nach Erlass der einstweiligen Verfügung darauf rückgeschlossen werden, dass eine Abmahnung entbehrlich war. Dies kann sich etwa aus der Art seiner Rechtsverteidigung ergeben (vgl. Teplitzky, Wettbewerbliche Ansprüche und Verfahre, 9. Aufl., Kap. 41 Rn. 24). Hierbei ist jedoch Zurückhaltung geboten, weil stets auch andere Faktoren für das Verhalten des Antragsgegners maßgebend sein können (Teplitzky a.a.O.). Allein auf den Umstand, dass der Antragsgegner auf eine nach Erlass der einstweiligen Verfügung ausgesprochene Abmahnung nicht adäquat reagiert, kann der Antragsteller seine Erwartung, er werde den Anspruch ohne Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe nicht durchsetzen können, nicht stützen (so im Ergebnis auch OLG Frankfurt, GRUR-RR 2001, 72, 72; KG Urt. v. 2.10.1998, 5 U 5410/08, AfP 1999, 173 f. zit. n. Juris, Rn. 29).
   
Ein Antragsteller, der ohne vorherige Abmahnung eine einstweilige Verfügung beantragt, gibt hierdurch zu erkennen, dass er eine vorherige Abmahnung für nicht erforderlich gehalten hat. Hieran muss er sich festhalten lassen (Bornkamm in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 27. Aufl., § 12 UWG Rn. 1.58).

BGH, Zwischen- und Teilurteil vom 1. Oktober 2009 – I ZR 94/07 – Oracle

UWG §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b, § 6 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 und 6; ZPO § 240 Satz 1; BGB § 242 D

Amtliche Leitsätze:

a) Die Verfahrensunterbrechung wegen Insolvenzeröffnung nach § 240 Satz 1 ZPO erfasst nicht den aus einem Wettbewerbsverstoß folgenden Anspruch auf Drittauskunft. Über diesen Anspruch kann durch Teilurteil entschieden werden, auch wenn im Hinblick auf die übrigen Klageanträge, mit denen weitere Ansprüche aufgrund des Wettbewerbsverstoßes verfolgt werden, eine Verfahrensunterbrechung nach § 240 Satz 1 ZPO eintritt.

b) Für den Anspruch auf Drittauskunft nach § 242 BGB reicht eine offene Imitationsbehauptung im Rahmen vergleichender Werbung i.S. des § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG gegenüber dem besonders sachkundigen Verkehrskreis der gewerblichen Abnehmer aus. Für den Drittauskunftsanspruch ist nicht erforderlich, dass das allgemeine Publikum der vergleichenden Werbung eine Imitationsbehauptung entnimmt.

BGH, Urteil vom 16. Juli 2009 – I ZR 50/07

UWG (2008) § 3 Abs. 2, § 4 Nr. 11, § 5a Abs. 2; PreisangabenVO § 1 Abs. 2

Amtliche Leitsätze:

a) Beim Internetvertrieb reicht es [im Hinblick auf das
Gebot der Preisklarheit und Preiswahrheit nach PreisangabenVO § 1 Abs. 6] aus, unmittelbar bei der Werbung für das einzelne Produkt den Hinweis „zzgl. Versandkosten“ aufzunehmen, wenn sich bei Anklicken oder Ansteuern dieses Hinweises ein Bildschirmfenster mit einer übersichtlichen und verständlichen Erläuterung der allgemeinen Berechnungsmodalitäten für die Versandkosten öffnet und außerdem die tatsächliche Höhe der für den Einkauf anfallenden Versandkosten jeweils bei Aufruf des virtuellen Warenkorbs in der Preisaufstellung gesondert ausgewiesen wird.

b) Wird für ein Produkt im Internet mit einem Testergebnis geworben, muss die Fundstelle entweder bereits deutlich auf der ersten Bildschirmseite angegeben oder durch einen Sternchenhinweis eindeutig und leicht aufzufinden sein.

Zu dem Thema des letzten Posts gibt es auch eine Entscheidung mit einem Leitsatz:

BGH, Urteil vom 17. November 2009 – X ZR 137/07 – Türinnenverstärkung

Dem Arbeitnehmererfinder stehen zur Vorbereitung seines Vergütungsanspruchs im Klagewege durchsetzbare Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung über den mit dem Gegenstand der Erfindung gemachten Gewinn regelmäßig nicht zu (insoweit Aufgabe von BGHZ 137, 162 – Copolyester II, Leit-satz c; Sen.Urt. v. 13.11.1997 – X ZR 6/96, GRUR 1998, 684, 688 – Spulkopf; v. 16.4.2002 – X ZR 127/99, GRUR 2002, 801, 803 – abgestuftes Getriebe).

BGH, Urteil v. 17. November 2009 – X ZR 60/07

§ 9 (2) ArbnErfG, § 242, 249 BGB
Aus der Urteilsbegründung:

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Senats konnte der Arbeitnehmererfinder im Rahmen der Rechnungslegung zur Vorbereitung eines Vergütungsanspruchs auf Basis der Lizenzanalogie vom Arbeitgeber regelmäßig auch verlangen, über den mit der Verwertung der Erfindung erzielten Gewinn informiert zu werden (vgl. BGHZ 137, 162 – Copolyester II).

Daran kann nicht festgehalten werden. Die erneute Würdigung der den Gegenstand und die Reichweite des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs bestimmenden Umstände führt zu dem Ergebnis, dass Angaben über den mit der Erfindung erzielten Gewinn, die Gestehungs- und Vertriebskosten einschließlich der einzelnen Kostenfaktoren grundsätzlich nicht zu den Informationen gehören, über die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen hat, wenn der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders unter Ermittlung des Erfindungswerts nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie bemessen werden soll.

Die Auskunftsansprüche, die dem Arbeitnehmererfinder gegen den Arbeitgeber zustehen, haben sich naturgemäß auf die Kriterien zu beschränken, die nach der gesetzlichen Regelung für den durchzusetzenden Anspruch maßgeblich sind. Als solches ist der Gewinn im Gesetz nicht genannt und als Hilfskriterium für die Ermittlung des Erfindungswerts nach der Lizenzanalogie prinzipiell auch nicht erforderlich. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit einer Arbeitnehmererfindung findet in erster Linie in der Anzahl der erfindungsgemäß hergestellten bzw. ausgelieferten Stücke ihren Niederschlag.

Die wirtschaftliche Verwertbarkeit einer Arbeitnehmererfindung findet in erster Linie in der Anzahl der erfindungsgemäß hergestellten bzw. ausgelieferten Stücke ihren Niederschlag. Die Stückzahl erfindungsgemäßer Produkte und der mit ihnen erzielte Umsatz liefern daher den wesentlichen Anhaltspunkt für den wirtschaftlichen Erfolg, den der Arbeitgeber mit dem erfindungsgemäßen Gegenstand erzielt. Sie sind die Wertbemessungsfaktoren, an die für die Ermittlung einer nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie bemessenen Vergütung zuerst und unmittelbar anzuknüpfen ist, da mittels dieser Faktoren die wirtschaftliche Verwertbarkeit einer Arbeitnehmererfindung zuverlässig bestimmt und der Bemessung angemessener Erfindervergütung zugrunde gelegt werden kann.

siehe auch: Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch im Arbeitnehmererfinderrecht (ipwiki.de)

BGH, Beschluss vom 16. Juli 2009 – I ZB 53/07 – Legostein

MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 2, § 50 Abs. 1 und 2, §§ 54, 66; PatKostG § 6 Abs. 2; ZPO § 322

Amtliche Leitsätze:

a) Die Grundsätze des § 322 ZPO [-> Materielle Rechtskraft] sind auf bestandskräftige Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts im Löschungsverfahren übertragbar.

b) Hat der Beschwerdeführer im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gemäß § 66 MarkenG die Beschwerdegebühr nicht gezahlt, tritt die daran anknüpfende Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG kraft Gesetzes ein. Die in § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG vorgesehene Entscheidung des Rechtspflegers, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, hat nur deklaratorische Bedeutung.

c) Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen (hier: der Legostein) ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich ist, sind diejenigen Merkmale außer Betracht zu lassen, die die Grundform der Warengattung ausmachen. Dienen die verbleibenden Merkmale ausschließlich der Herbeiführung einer technischen Wirkung (hier: Verbindung der Spielbausteine), ist die Warenform nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz auch dann ausgenommen, wenn die technische Lösung (hier: Klemmwirkung durch Kupplungselemente in Form von Noppen) durch unterschiedlich ausgestaltete Merkmale (hier: unterschiedlich geformte Noppen) erreicht werden kann.

siehe auch: Rechtskraft  (Markenrecht)