BGH, Urt. v. 22. Januar 2009 – I ZR 139/07 – pcb

Wird bei einer Internetsuchmaschine eine Bezeichnung, die von den angesprochenen Verkehrskreisen als eine beschreibende Angabe über Merkmale und Eigenschaften von Waren verstanden wird (hier: „pcb“ als Abkürzung von „printed circuit board“), als sogenanntes Schlüsselwort (Keyword) angemeldet, ist eine kennzeichenmäßige Verwendung zu verneinen, wenn bei Eingabe einer als Marke geschützten Bezeichnung durch einen Internetnutzer (hier: „pcb-pool“) auf der dann erscheinenden Internetseite rechts neben der Trefferliste unter einer Rubrik mit der Überschrift „Anzeigen“ eine Werbeanzeige des Anmelders des Schlüsselworts eingeblendet wird, in der das geschützte Zeichen selbst nicht verwendet wird.

siehe auch: Markenmäßige Benutzung von Adwords (ipwiki.de)

Im Hinblick auf die Entscheidung „In re Bilski“ plant das USPTO eine Anpassung der Examination Guidelines. Die Anpassung betont den von der Bilski-Entscheidung in der Vordergrund gestellten sog. „machine and transformation test„.

USPTO: Guidance for Examining Process Claims in view of In re Bilski

Aus dem Memorandum:

„There are two corollaries to the machine-or-transformation test. First, a mere field-of-use limitation is generally insufficient to render an otherwise ineligible method claim patent- eligible. This means the machine or transformation must impose meaningful limits on the method claim’s scope to pass the test. Second, insignificant extra-solution activity will not transform an unpatentable principle into a patentable process. This means reciting a specific machine or a particular transformation of a specific article in an insignificant step, such a data gathering or outputting, is not sufficient to pass the test.“

(Gefunden über: The 271 Patent Blog)

OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.12.2008 – I-2 U 65/07

Aus der Urteilsbegründung:

Die Sachdienlichkeit der Klageänderung hängt davon ab, ob eine Entscheidung auch über die geänderte Klage im selben Verfahren objektiv prozesswirtschaftlich ist, weil sie den Streitstoff des anhängigen Verfahrens zumindest teilweise ausräumt und einem anderenfalls zu gewärtigenden weiteren Rechtsstreit vorbeugt.

Allein die Vermeidung eines weiteren Rechtsstreits kann allerdings nicht das entscheidende Kriterium für die Sachdienlichkeit einer Klageänderung sein, denn dann müsste die Änderung praktisch immer zugelassen werden, weil der Kläger mit seiner Erweiterung schon seine Entschlossenheit zu einer gerichtlichen Durchsetzung zu erkennen gegeben hat und deshalb in aller Regel auch davon auszugehen ist, dass er ein weiteres Verfahren einleiten wird, wenn im anhängigen Prozess die Klageerweiterung nicht zugelassen wird. Die zweite wesentliche Voraussetzung für eine Anerkennung der Sachdienlichkeit ist, dass für die Beurteilung der geänderten Anträge der bisherige Prozessstoff verwendet werden kann; zu verneinen ist sie, wenn ein völlig neuer Streitstoff eingeführt würde, bei dessen Beurteilung das Ergebnis der bisherigen Prozessführung nicht verwertbar ist.

Im Hinblick auf § 533 ZPO gilt das besonders für Klageänderungen in der Berufungsinstanz, insbesondere wenn die Klagänderung darin besteht, dass erstmals gänzlich neue Ansprüche erhoben werden, mit deren Berechtigung das Landgericht nicht befasst worden ist. Aufgabe des Berufungsgerichtes ist die Überprüfung landgerichtlicher Entscheidungen und nicht die erstinstanzliche Prüfung neu gestellter Ansprüche an Stelle des hierfür nach dem Gesetz zuständigen Landgerichtes. In Patent- oder Gebrauchsmusterverletzungsstreitigkeiten liegt eine solche Fallgestaltung in aller Regel vor, wenn der bisherige Verletzungsgegenstand nachträglich aus einem weiteren Patent oder Gebrauchsmuster angegriffen wird, ohne dass der Schutzrechtsinhaber hierzu nach § 145 PatG gezwungen ist. Dabei ist es unerheblich, ob aus einem weiteren Schutzrecht nur der bisherige Gegenstand oder auch eine weitere Ausführungsform angegriffen wird; ebenso wenig kommt es darauf an, ob das zusätzlich geltend gemachte Schutzrecht dasselbe technische Sachgebiet betrifft wie das ursprüngliche Klageschutzrecht. Im letztgenannten Fall mag für die Beurteilung der weiteren Schutzrechtsverletzung der allgemeine technische Hintergrund und der angegriffene Gegenstand bekannt sein, ob das weitere Schutzrecht verletzt ist, hängt jedoch davon ab, ob die Merkmale seines unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnung auszulegenden Patent- oder Schutzanspruches verwirklicht werden. Hierzu muss das neue Schutzrecht aus sich selbst heraus ausgelegt werden. Dabei mag es zwar möglich sein, dass bestimmte Begriffe und Vorgaben im neu hinzugekommenen ebenso zu verstehen sind, wie in dem bisherigen Klageschutzrecht, zwingend ist das jedoch nicht. In jedem Fall müssen hierzu neue Tatsachen festgestellt werden, die aus dem bisherigen Prozessergebnis nicht gewonnen werden können. Das gilt erst recht, wenn die Schutzfähigkeit eines neu eingeführten Gebrauchsmusters oder die Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs gegen die Erteilung des weiteren Klagepatentes geprüft werden müssen und der hierzu entgegengehaltene Stand der Technik ebenfalls bisher nicht bekannt war.

Anders kann es sich dagegen verhalten, wenn das bisherige Klagepatent gegenüber einer weiteren bisher unbekannten Ausführungsform geltend gemacht wird, nämlich dann, wenn es bei der Beurteilung der Unterschiede zwischen beiden Ausführungsformen im Wesentlichen darum geht, aus der Ermittlung des Sinngehaltes im Hinblick auf die weitere Ausführungsform die gebotenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Hierbei kann auf die bisherigen Ergebnisse zurückgegriffen werden; sie können den Ausgangspunkt für die Frage bilden, ob der hinzugekommene Gegenstand der Lehre des Klagepatentes entspricht. Erst recht gilt das, wenn sich die zusätzliche Ausführungsform von der bisherigen nur geringfügig unterscheidet und in beiden Fällen dieselben Fragen auftreten, wenn es darum geht, ob die geschützte Lehre verwirklicht wird oder nicht.

siehe auch: Klageänderung, Sachdienlichkeit der Klageänderung (ipwiki.de)

BGH, Urt. v. 20. November 2008 – I ZR 62/06 – Kopierläden II

Amtliche Leitsätze:

Der Inhaber eines Kopierladens hat die nach § 54a Abs. 2, § 54d Abs. 2 UrhG (F: 25.7.1994) geschuldete urheberrechtliche Vergütung für das Betreiben von Fotokopiergeräten grundsätzlich auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn er eine Selbstbedienung durch Kunden ausgeschlossen und seine Angestellten angewiesen hat, nur urheberrechtlich nicht geschützte Werke zu vervielfältigen.

Verwertungsgesellschaften dürfen sich zur Geltendmachung der nach § 54h Abs. 1 UrhG nur von ihnen wahrzunehmenden urheberrechtlichen Vergütungsansprüche eines Inkassounternehmens bedienen.

BPatG, Entsch. v. 9. Dezember 2008 – 33 W (pat) 57/07 – Farbe Lila

Amtlicher Leitsatz:

Ein nachgewiesener Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % reicht auf einem sehr engen Warengebiet (hier Tapetenkleister) aus, um eine Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke (hier: Farbe Lila Pantone 258) zu bejahen, wenn weitere maßgebliche Gesichtspunkte hinzukommen, insbesondere eine überragende Stellung im Markt mit einem Marktanteil zwischen 59 und 71 % über einen Zeitraum von 10 Jahren.

siehe auch: Verkehrsdurchsetzung einer Farbmarke (ipwiki.de)

BPatG, Entsch. v. 28. Januar 2009 – 4 Ni 69/08

Amtlicher Leitsatz:

Ein Nichtigkeitsbeklagter hat nicht schon allein deshalb Anlass zur Erhebung der (zu erwartenden) Nichtigkeitsklage gegeben, weil er zuvor den (späteren) Nichtigkeitskläger wegen Verletzung verklagt hat. Es ist dem Nichtigkeitskläger in Erfüllung seiner Pflicht, unnötige Kosten und Prozesse zu vermeiden, zumutbar, vor Erhebung der Nichtigkeitsklage den Patentinhaber auch während eines Verletzungsverfahrens spezifiziert zum Verzicht auf das Streitpatent und seine Rechte für die Vergangenheit sowie zur Rücknahme der Verletzungsklage aufzufordern.

BPatG, Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08 zu 4 Ni 43/05 – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren

siehe auch Post vom 2. März 2009: BPatG, 4 ZA (pat) 81/08 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren

Aus der Urteilsbegründung:

Neben ihrem abgeschlossenen naturwissenschaftlichen Studium werden Patentanwälte auch im Recht, insbesondere im gewerblichen Rechtsschutz, u. a. Patentrecht, umfassend unterrichtet. Dazu gehört insbesondere auch das Lizenzvertrags- und Know-how-Vertragsrecht sowie das Verletzungsverfahren, insbesondere unter dem Aspekt des Schadensersatzes und seiner Berechnungsmöglichkeiten.

Patentanwälten werden vornehmlich auch das Recht des Nichtigkeitsverfahrens 1. und 2. Instanz und des Verletzungsverfahren vermittelt. So gehört zum Kenntnisstand z. B. der Inhalt des Lehrbuchs Patentnichtigkeitsverfahren“ (2. Aufl. 2005) von A. Keukenschrijver, Richter am Bundesgerichtshof. Der Inhalt des Lehrbuchs gibt seinen Unterricht am BPatG wider, den er jahrelang erteilte. Seine Nachfolger setzen dies fort. Auch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung gibt einen Überblick über den breit gefächerten Lernstoff (§§ 6, 7, 8 PatanwO; §§ 6-8; §§ 16, 19, 19b, 20, 22, 23, 24 APrO).

Bei dieser Sachlage sind es gerade die Patentanwälte, die wegen ihrer technischen und auf den gewerblichen Rechtsschutz, insbes., Patentrecht, spezialisierten juristischen Fachkenntnisse bestens geschult sind, um in aller Regel die Tragweite einer etwaigen Beschränkung des Patents auf das Verletzungsverfahren, die Bedingungen eines Vergleichs, seine Auswirkungen auf das parallele Verletzungsverfahren und auf etwaige parallele weitere Schutzrechte umfassend und kompetent beurteilen zu können.

Selbstverständlich sind Fälle denkbar, in denen ausnahmsweise eine rechtliche Mitwirkung durch einen Rechtsanwalt notwendig sein kann, die eine Doppelvertretung als notwendig erscheinen lässt.

→ Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren

BGH, Beschl. v. 22. Januar 2009 – I ZR 125/07 – Bananabay

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wird zur Auslegung der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Anglei-chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Liegt eine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a der Richtlinie 89/104/EWG vor, wenn ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als ein Schlüsselwort (Keyword) zu dem Zweck angibt, dass bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock erscheint, dieser Verweis als Anzeige gekennzeichnet ist und die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält?

siehe auch: Adwords (ipwiki.de)

BGH, Urt. v. 18. Dezember 2008 – I ZR 63/06

Amtliche Leitsätze:

a) Hat eine Partei, die sowohl Revision als auch vorsorglich Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt hat, mit der Rechtsmittelschrift und weiteren Anträgen nur um Verlängerung der Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde nachgesucht, so kann die Auslegung der Anträge auf Fristverlängerung anhand der Umstände des Einzelfalls ergeben, dass damit schlüssig auch um Verlängerung der Frist zur Begründung der Revision nachgesucht worden ist.

b) Ein Unternehmer, der im Inland Waren mit der Marke des Markeninhabers in dessen Auftrag versieht, ist nach Eintragung der Marke ohne besonderen Anlass nicht zu fortlaufenden Markenrecherchen über mögliche Löschungsverfahren verpflichtet.

c) Wird neben einer GmbH auch deren Geschäftsführer wegen Markenverletzung unter dem Gesichtspunkt ungerechtfertigter Bereicherung auf Herausgabe in Anspruch genommen, muss der Kläger im Prozess darlegen und gegebenenfalls beweisen, was der Geschäftsführer in seiner Person i.S. des § 812 Abs. 1 Satz 1 Altern. 2 BGB erlangt hat.

Pressemitteilung des DPMA vom 27.02.2009 – Markeneintragung „Hardcore“

Aufgrund gehäufter Anfragen zur kürzlichen Eintragung der Marke „Hardcore“ weist das DPMA auf die Rechtsmittel gegen die Markeneintragung hin.

Zum Hintergrund der Eintragung: Hardcore-Begriff ist jetzt rechte Marke (taz)