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BPatG – Präklusion im Nichtigkeitsverfahren

BPatG – Präklusion im Nichtigkeitsverfahren (Anmerkung zu BPatG, Urteil vom 12. Februar 2014, 5 Ni 59/10 (EP))

In der Entscheidung BPatG, Urteil vom 12.02.2014, 5 Ni 59/10 (EP) hatte sich der 5. Nichtigkeitssenat des BPatG mit den Präklusionsvorschriften nach dem neuen Nichtigkeitsverfahrensrecht auseinanderzusetzen. Deutlich wird, wie streng die Präklusionsvorschriften im Ermessen des Gerichts auch gegen den Patentinhaber wirken können, wenn dieser das Patent beschränkt mit – streitgegenständlichen, da ebenfalls mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen – Ansprüchen verteidigt, die auf die Merkmalskombination eines oder mehrerer Unteransprüche gerichtet sind.

So führt der 5. Nichtigkeitssenat aus:

Beruft sich im Nichtigkeitsverfahren der Patentinhaber erstmals in der mündlichen Verhandlung (bzw. nach Ablauf einer gemäß § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist) darauf, die Merkmalskombination eines Unteranspruchs oder eine solche aus mehreren Unteransprüchen sei neu und erfinderisch, liegt darin eine Verteidigung mit einer geänderten Fassung des Patents und ein neues Verteidigungsmittel im Sinne des § 83 Abs. 4 PatG. (Leitsatz)

Insoweit unterscheidet sich die Geltendmachung der eigenständigen erfinderischen Qualität eines Unteranspruchs nicht grundsätzlich von der Geltendmachung der Patentfähigkeit einer (hilfsweise) durch Aufnahme eines oder mehrerer Merkmale aus der Beschreibung beschränkten Fassung. (Ziff. 3 a) aa) der Entscheidungsgründe)

Diese Auffassung des 5. Nichtigkeitssenats erscheint sehr weitgehend, jedenfalls soweit sie sich auf mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Unteransprüche bezieht. Ein abhängiger Patentanspruch, der im Nichtigkeitsverfahrens angegriffen wird, definiert einen Gegenstand, der – ganz unabhängig davon, ob der übergeordnete Anspruch sich als rechtsbeständig erweist – auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen ist (BGH GRUR 1980, 166 Doppelachsaggregat; BGH, Urteil vom 29.09.2011, X ZR 109/08 Sensoranordnung). Es würde also einiges dafür sprechen, die beschränkte Verteidigung des Patentinhabers durch hilfsweise Beschränkung auf einen erteilten, mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Unteranspruchs nur als eine Einschränkung auf einen bereits immer verfahrensgegenständlichen, von der Prüfung des übergeordneten Anspruchs unabhängigen Streitgegenstand anzusehen, die nicht verspätet sein kann.

Die Berufung gegen BPatG, Urteil vom 12.02.2014 – 5 Ni 59/10 (EP) scheint anhängig zu sein (BGH X ZR 41/14). Dies ist übrigens bereits das zweite Mal, dass dieses Nichtigkeitsverfahren zur Fortbildung der Rechtsprechung beiträgt. Im ersten Urteil (BPatG, Urteil vom 15.02.2012, 5 Ni 59/10 (EP)) hatte der 5. Nichtigkeitssenat die Übertragung des Prioritätsrechts als unwirksam angesehen und den deutschen Teil des europäischen Patents im angegriffenen Umfang für nichtig erklärt. Im Nichtigkeitsberufungsurteil (BGH, Urteil vom 16.04.2013, X ZR 49/12 Fahrzeugscheibe) konnte der Bundesgerichtshof zur Klärung der Frage beitragen, welche Formerfordernisse für die wirksame Übertragung des Prioritätsrechts gelten (Qualifikation nach dem Forderungsstatut, Art. 14 Abs,. 2 Rom-I-VO bzw. Art. 33 Abs. 2 EGBGB a.F.; Formfreiheit der Übertragung des Prioritätsrechts nach dem im entschiedenen Fall maßgeblichen deutschen Recht, insoweit Abgrenzung zur EPA-Beschwerdekammerentscheidung T 62/05).

Für die Praxis empfiehlt es sich vorerst, innerhalb der mit dem qualifizierten Hinweis gesetzten Frist ausdrücklich auch eine Verteidigung auf Basis der abhängigen, angegriffenen Ansprüche zu beantragen, sofern diese die Patentfähigkeit zu stützen vermögen. Eine Beschränkung darauf erst in der Verhandlung kann jedenfalls nach den Kriterien der Entscheidung BPatG, Urteil vom 12.02.2014, 5 Ni 59/10 (EP) präkludiert sein.