BGH Trommeleinheit – Erschöpfung

In der Entscheidung BGH, Urteil vom 24. Oktober 2017 – Trommeleinheit setzt sich der Patentsenat des Bundesgerichtshofs erneut mit der Frage der Erschöpfung im Patentrecht – insbesondere mit der Abgrenzung zwischen einer (nicht erlaubten) Neuherstellung und einer (erlaubten) Instandhaltungsmaßnahme des mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gebrachten patentgeschützten Erzeugnisses – auseinander.

Dabei ergänzt der Bundesgerichtshof seine bisherige Rechtsprechung für eine bestimmte Fallgruppe.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Patent hinsichtlich solcher Exemplare des geschützten Erzeugnisses erschöpft, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind (BGH Trommeleinheit, Rn. 35 m.w.N.). Maßgeblicher Anknüpfungspunkt für die Beurteilung der Erschöpfung ist das durch die Patentansprüche geschützte Erzeugnis. Dies gilt selbst dann, wenn das durch die Patentansprüche geschützte Erzeugnis nur als Bestandteil eines noch größeren Gegenstands vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wird (BGH Trommeleinheit, Leitsatz a und Rn. 41-44).

Zur Abgrenzung zwischen einem bestimmungsgemäßen Gebrauch und einer unerlaubten Neuherstellung des geschützten Erzeugnisses kommt es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs maßgeblich auf die Verkehrsauffassung sowie – unter Umständen – darauf an, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln (so bereits BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 – Palettenbehälter II, Leitsätze a und b). Liegt nach der Verkehrsauffassung eine Neuherstellung vor, kann eine Patentverletzung regelmäßig nicht allein mit dem Argument verneint werden, dass das ausgetauschte Teil nicht die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegelt (BGH Trommeleinheit, Rn. 54; BGH Palettenbehälter II, Leitsatz b).

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kam es auf die Frage, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln, daher regelmäßig nur dann an, wenn nach der Verkehrsauffassung mit dem Austausch des in Rede stehenden Teils während der Lebensdauer des geschützten Erzeugnisses üblicherweise zu rechnen ist (BGH Trommeleinheit, Rn. 54; BGH Palettenbehälter II, Leitsatz c).

Diese Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung BGH Trommeleinheit dahingehend ergänzt und fortgeführt, dass eine Ausnahme vom Vorrang der Orientierung an der Verkehrsauffassung grundsätzlich geboten ist, wenn eine tatsächliche Verkehrsauffassung nicht festgestellt werden kann. Dies kann (wie im entschiedenen Fall) insbesondere dann der Fall sein, wenn ein Patentanspruch ein aus mehreren Teilen bestehendes Erzeugnis schützt, der Berechtigte jedoch nur Gegenstände in Verkehr bringt, die nochmals weitere Bestandteile umfassen (BGH Trommeleinheit, Rn. 55). In diesem speziellen Fall ist für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neuherstellung allein darauf abzustellen, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln (BGH Trommeleinheit, Leitsatz b und Rn. 61-62).

Einheitspatent und Übersetzungsvorschriften

Mit den Übersetzungsregelungen für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung „sollte der Zugang zum Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung und zum Patentsystem insgesamt leichter, kostengünstiger und rechtssicher gestaltet werden“ (ErwG (5) VO (EU) Nr. 1260/2012. Während eines Übergangszeitraums mit einer Dauer von wenigstens sechs Jahren muss nur noch eine Übersetzung der Patentschrift eingereicht werden (Art. 6 VO (EU) Nr. 1260/2012). Nach dem Übergangszeitraum muss keine Übersetzung mehr eingereicht werden.

Die von der Politik geschürten Erwartung, Übersetzungskosten würden im Übergangszeitraum reduziert und anschließend vollständig vermieden werden, beruht jedoch auf einem Trugschluss. Abgesehen davon, dass im Streitfall Übersetzungen angefertigt werden müssen (Art. 4 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1260/2012) enthält die Übersetzungs-VO in Art. 4 Abs. 4 eine Regelung zum Gutglaubensschutz eines Patentverletzers, der aus dem Fehlen einer Übersetzung resultiert. Nach Art. 4 Abs. 4 VO (EU) Nr. 1260/2012 gilt:

Art. 4 (4) Im Falle eines Rechtsstreits bezüglich einer Forderung nach Schadenersatz zieht das angerufene Gericht, insbesondere wenn der mutmaßliche Patentrechtsverletzer (sic!) ein KMU … ist, in Betracht und beurteilt, ob der mutmaßliche Patentrechtsverletzer (sic!), bevor ihm die Übersetzung gemäß Absatz 1 vorgelegt wurde, nicht gewusst hat oder nach vernünftigem Ermessen nicht wissen konnte, dass er das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung verletzt hat.

Der Verzicht auf Übersetzungen eröffnet eine für den Patentverletzer streitende Einwendung, die sich auf den Schadensersatzanspruch des Patentinhabers auswirken kann. Diese ist auch nicht auf KMUs, natürlich Personen, Forschungsinstitutionen und Hochschulen als Patentverletzer beschränkt. So wird in ErwG (9) VO (EU) Nr. 1260/2012 ausgeführt:

ErwG (9) Im Falle eines Rechtsstreits bezüglich der Forderung nach Schadenersatz sollte das angerufene Gericht in Betracht ziehen, dass der mutmaßliche Patentrechtsverletzer, bevor ihm eine Übersetzung in seine eigene Sprache vorgelegt wurde, in gutem Glauben gehandelt haben könnte und möglicherweise nicht gewusst hat oder nach vernünftigem Ermessen nicht wissen konnte, dass er das Patent verletzt hat. Das zuständige Gericht sollte die Umstände im Einzelfall beurteilen und unter anderem berücksichtigen, ob es sich bei dem mutmaßlichen Patentrechtsverletzer um ein KMU handelt, das nur auf lokaler Ebene tätig ist, die Verfahrenssprache vor dem EPA sowie — während des Übergangszeitraums — die zusammen mit dem Antrag auf einheitliche Wirkung vorgelegte Übersetzung berücksichtigen.

In der Literatur ist derzeit weithin die Empfehlung zu lesen, aus Kostengründen könnte die im Übergangszeitraum nach Art. 6 Abs. 1 lit. b VO (EU) Nr. 1260/2012 benötigte Übersetzung in Spanisch oder Italienisch eingereicht werden, die auch bei der Validierung des Patents in den an der verstärkten Zusammenarbeit nicht teilnehmenden Staaten verwendet werden kann. Im Hinblick auf den Gutglaubensschutz des Art. 4 Abs. 4 VO (EU) Nr. 1260/2012 sollte jedoch bei der Wahl der Sprache, in die die Patentschrift eines in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents übersetzt wird, auch berücksichtigt werden, in welchen Staaten mögliche Patentverletzer ihren Sitz haben, um nicht mit der Einwendung des Gutglaubensschutzes aufgrund fehlender Übersetzung konfrontiert zu werden.